Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1990/60365@1990-06-01/da

Indhold

1. Indledning

År 1990, den 1. juni afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

K E N D E L S E

i sagen j.nr. V 8/89: Klage fra

Master Foods A/S,

Brøndby,

v/Advokatfirmaet Plesner & Lunøe

over

Patentdirektoratets afgørelse af 13. april 1989 af varemærkeansøgning nr. 5680/86 fra Ytong AG.,

Forbundsrepublikken Tyskland,

v/Patentbureau Budde, Schou & Co.

Den 17. februar 1988 blev varemærket »PALOSAN«, der var indleveret under nr. VA 5680/86, bekendtgjort med følgende varefortegnelse: klasse 31: strøelse af kalciumsilikathydrat til dyr, særlig til katte, smådyr, duer og fjerkræ.

Klageren i denne sag nedlagde ved skrivelse af 15. april 1988 indsigelse mod registrering af det anmeldte varemærke.

Ved skrivelse af 26. juli 1988 har klager anført følgende:

»Indsigelsen er baseret på min klients ældre varemærkeregistreringer og ansøgninger vedrørende ordmærket PAL eller betegnelser som indeholder nævnte ordmærke:

Reg. no. 1488/75 PAL Reg. no. 806/84 PEDIGREE PAL App. no. 1846/86 Figuremark PAL App. no. 7804/86 PAL MIXER App. no. 7805/86 MIXER FRA PAL App. no. 4236/87 PAL

Disse registreringer vedrører enten alle varer eller benævnte varer i klasse 31 og omfatter også strøelse, d.v.s. de varer der er dækket af den anmeldelse imod hvilken der rejses indsigelse.

Varemærket PAL har været brugt i Danmark i adskillige år, og derigennem har varemærket opnået en meget høj grad af indarbejdelse hos publikum, specielt de som holdler kæledyr. De varer der dækkes af det ansøgte mærke udbydes netop også til kæledyrsejere. De produkter, der udbydes af henholdsvis ansøgeren og indsigeren vil således blive solgt til netop samme kundegruppe.

Det anmeldte varemærke indeholder som de første tre bogstaver netop det varemærke, der er registreret for indsigeren. Dertil kommer, at de tre sidste bogstaver må forstås som forkortelser for betegnelsen »sanitets« eller afledninger heraf, og angiver således formålet og funktionen med de varer for hvilket mærke søges anmeldt. Det er derfor højst sandsynligt, at kunder som kender det ældre mærke PAL og så bliver konfronteret med det ansøgte mærke PALOSAN vil blive bibragt den opfattelse, at PALOSAN varer netop er sanitetsvarer markedsført af det samme firma, som markedsfører PAL. Faktisk ville PALOSAN være et helt naturligt varemærke for sanitetsvarer så som strøelse o.lign. som ejeren af varemærket PAL måtte udbyde.

Det følger heraf, at almindelige betragtninger angående sammenfald af stavelser her yderligere styrkes af den nære sammenhæng og den specielle karakter af produktområdet.'

I skrivelse af 2. marts 1989 bestred ansøgeren, at mærkerne PAL og PEDIGREE PAL er forvekslelige.

Ansøger udtalte:

»Ansøgning nr. 5680/86 PALOSAN blev indgivet den 3.september 1986 med prioritet fra den 11. marts 1986.

Indsigerne påberåber sig følgende registreringer/ansøgninger:

1) VR 1488/75 PAL

2) VR 806/84 PEDIGREE PAL

3) VA 1846/86 Figurmærke PAL

4) VA 7804/86 PAL MIXER

5) VA 7805/86 MIXER FRA PAL

6) VA 4236/87 PAL.

De af indsigerne påberåbte ansøgninger 3), 4), 5) og 6) er indleveret efter ovennævnte prioritetsdato, og er således interesseløse i forbindelse med indsigelsen.

Tilbage til bedømmelse er herefter alene følgende registreringer:

1) VR 1488/75 PAL

2) VR 806/84 PEDIGREE PAL.

Ansøgning nr. 5680/86 PALOSAN dækker følgende varefortegnelse:

Klasse 31: strøelse af kalciumsilikathydrat til dyr, særlig til katte, smådyr, duer og fjerkræ.

1. Registrering nr. 1488/75 PAL

Denne registrering fandt sted i henhold til ansøgning indleveret den 8. august 1974. Ansøgningen dækkede oprindeligt følgende varefortegnelse:

Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stoffer, tilsætningsstoffer (ikke indeholdt i andre klasser) til dyrefoder, desinfektionsmidler og pesticider.

Klasse 31: dyrefoder, strøelse til dyr.

Efter at direktoratet i skrivelse af 13. november 1974 havde modholdt en lang række registreringer samt en ansøgning, begrænsede ansøgerne varefortegnelsen i skrivelse af 12. december 1974 således:

Klasse 31: hunde- og kattemad i konserveret stand, hovedsagelig fremstillet af kød eller fisk.

Registrering fandt sted med nævnte varefortegnelse.

Det er således unødvendigt at tage stilling til, om der måtte foreligge forvekslelighed mellem PALOSAN/PAL allerede af dengrund, at der ikke foreligger varekollision, efter at indsigerne slettede blandt andet »strøelse til dyr« af varefortegnelsen.

2. Registrering nr. 806/84 PEDIGREE PAL

Der foreligger varekollision med denne registrering. Imidlertid gøres det gældende, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem PALOSAN/PEDIGREE PAL.

1 . I mærket PEDIGREE PAL er ordet PEDIGREE det dominerende ord.

2 . Mærket PEDIGREE PAL skal bedømmes som helhed.

3 . Efter at indsigerne ikke kunne opnå registrering under reg. nr. 1488/75 PAL, jf. ovenfor under 1., for den oprindelige brede varefortegnelse, opnåede indsigerne registrering for hele klasse 31 under nærværende registrering. Det er os ikke bekendt, om Direktoratet ikke har anset mærket PEDIGREE PAL for at være forveksleligt med de over for PAL-ansøgningen modholdte mærker, eller om ansøgerne har opnået samtykke fra de pågældende varemærkeindehavere.

4 . Indsigerne har ikke eneret til mærker med begyndelsesbogstaverne PAL.

5 . Mærket PALOSAN deles naturligt PA-LO-SAN.

6 . Mærket PALOSAN »indgår« ikke i mærket PEDIGREE PAL.

7 . Ordet PAL er i øvrigt et kort ord kun bestående af tre bogstaver. Udgangspunktet er, at et sådant kort mærke må finde sig i en begrænset beskyttelse, idet der i modsat fald kunne blive tale om en monopolisering eller beslaglæggelse af et omfattende område for mærker.'

Patentdirektoratet afviste ved skrivelse af 13. april 1989 indsigelsen med følgende begrundelse:

»Der må gives ansøgerne medhold i, at de 4 ansøgninger, hvoraf den under VA 7804 1986 indsendte ansøgning nu har ført til registrering under VR 4421 1988 er indgivet efter nærværende ansøgnings indgivelse, og nærværende ansøgning har derfor prioritet forud for disse ansøgninger.

Indsigelse nedlagt under henvisning til disse ansøgninger kan derfor ikke tages til følge.

Den indsigelse der er nedlagt under henvisning til den under VR 1488 1975 foretagne registrering bestående af ordet »PAL«, kan ej heller tages til følge.

Der er ikke mærkelighed, idet ordet »PAL« nok udgør de første 3 bogstaver af det ansøgte mærke, men mærkernes længde er meget forskellig, hvilket gør mærkerne visuelt forskellige, og da det ansøgte mærke naturligt udtales som »Pa-lo-san«, er der ej heller auditiv lighed. Da der ikke er sammenfald mellem varearterne kan mærkerne, efter en samlet vurdering af mærkelighed og vareartslighed, ikke anses for forvekslelige.

Endelig kan den indsigelse der er nedlagt under henvisning til den under VR 806 1984 foretagne registrering heller ikke tages til følge.

I dette tilfælde er der vareartskollosion, men ordene »Pedigree Pal« er så forskellige fra ordet »Palosan«, at mærkerne ikke kan betragtes som forvekslelige.

Indsigelsen kan derfor, i sin helhed, ikke tages til følge.'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 13. juni 1989 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at den påklagede afgørelse omstødes, idet varemærkerne PALOSAN og PAL og PEDIGREE PAL er forvekslelige.

Klager udtalte:

»Selv om Direktoratet ikke, som anført af ansøgeren, har afvist at foretage en bedømmelse af ligheden mellem varemærket PAL og det ansøgte mærke, fremgår det dog af afgørelsen, at man har lagt vægt på det manglende sammenfald af varearter. Under hensyn til den betydelige udbredelse som PAL og variationer af PAL har for produkter til brug for kæledyr, er det markedsmæssigt klart, at der foreligger fornødne forvekslingsmuligheder.

Endvidere er det et postulat, at det ansøgte mærke udtales Pa-lo-san. Der foreligger absolut ingen grund til at antage, at en sådan udtale vil blive lagt til grund, hvortil kommer, at det købende publikums kendskab til PAL utvivlsomt må antages at påvirke udtalen.

Der ses ej heller ved afgørelsen at være taget hensyn til det forhold, at -san som endelse henviser til det sanitære formål, og netop derfor understreger »familieskabet« med PAL-varerne. Forbrugerne vil utvivlsomt opfatte Pal-o-san som et produkt, der hidrører fra udbyderen af det kendte PAL, som er tænkt anvendt til sanitetsbehov.

Det bemærkes i den forbindelse at indsigeren netop selv anvender endelsen -san for strøelse m.v., jfr. PETSAN, VR 1638/1984, CATSAN VR 1103/1981 og CATSAN figurmærke nr. 7256/1985. Købere af Pal-o-san vil forstå mærket helt i overensstemmelse hermed.

Indsigeren er indforstået med om ønsket af fremlægge erklæring vedrørende indarbejdelsen af PAL. Det lægges imidlertid til grund, at ansøgeren ikke bestrider dette for enhver hundeejer kendte forhold.'

Ansøgeren har ved skrivelse af 22. september 1989 nedlagt påstand om stadfæstelse og bl.a. anført:

»Specielt kan vi ikke følge appellanterne i, at Direktoratet skulle have anvendt en »markedsfjern« vurdering, henholdsvis at Direktoratet har truffet sin afgørelse med urette. Det viser sig da også, at appellanternes præmisser for anbringendet om den angivelige »markedsfjerne« vurdering er, at der foreligger en »betydelig udbredelse« af produkter fra appellanternes side, hvilket efter appellanternes anbringende bevirker, at det er »markedsmæssigt klart, at der foreligger fornødne forvekslingsmuligheder«.

Det må afvises, at der foreligger de angivelige »forvekslingsmuligheder«, og i alle tilfælde bevæger appellanterne sig uden for den bedømmelse af spørgsmålet om forvekslelighed, der skal foretages på grundlag af Varemærkeloven. Betingelsen for at der skal statueres forvekslelighed er, at der foreligger varekollision, jfr. Varemærkelovens § 6. En anvendelse af undtagelserne herfra i § 6, stk. 2, kommer ikke på tale i nærværende sag. Forholdet er i øvrigt det, at appellanterne har nogle registreringer, der ikke varemærkemæssigt kolliderer med dækningsområdet for nærværende ansøgning.

Appellanterne mener yderligere, at det er »et postulat«, at det ansøgte mærke udtales PA-LO-SAN, og at der absolut ingen grund er til at antage, at en sådan udtale vil blive lagt til grund. Undertegnede må blankt erkende ikke at kunne forestile sig anden udtale af PALOSAN end netop PA-LO-SAN. Vi skal ganske overlade til Patentankenævnets medlemmer selv at udtale mærket PALOSAN.

Selv om mærket på en eller anden måde skulle kunne udtales anderledes, ville det i øvrigt ikke gøre nogen forskel af de i Direktoratets skrivelse nævnte grunde, specielt manglende varekollision, for såvidt angår de registreringer, som appellanterne har ført i marken.

Appellanternes anbringende om det »forhold«, at mærket PALOSAN har endelsen SAN, netop herigennem skulle understrege »familieskabet« med PAL-varerne må afvises. Konsekvensen af det pågældende anbringende ville i øvrigt være, at appellanterne ville have et monopol på alle varemærker begyndende med henholdsvis PAL/PA-L...

For så vidt angår de yderligere varemærkeregistreringer, som nu anføres overfor Patentankenævnet, nemlig Reg. nr. 1638/84 PETSAN, Reg. nr. 1103/81 CATSAN og Reg. nr. 1646/87 CATSAN, er kun at bemærke, at nævnte registreringer er uden relevans i forbindelse med bedømmelsen af PALOSAN-ansøgningen.

Sluttelig bemærkes, at appellanterne ikke kan lægge til grund, at ansøgerne ikke skulle bestride den foreliggende indarbejdelse af appellanternes mærke PAL. Det er naturligvis helt op til appellanterne, om man ønsker at fremlægge nye erklæringer for Patentankenævnet. En eventuel foreliggende erklæring ses i øvrigt ikke at være tjenlig til ændring af afgørelsen i denne sag.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 22. marts 1990.

For klageren mødte advokat Karin Dyekjær-Hansen med produktchef Mogens Hallager.

Ansøgeren gav ikke møde.

Direktoratet var repræsenteret ved fuldmægtig Claus Andersen.

Der fremlagdes skrivelse af 15. marts 1990 med bilag fra klageren og skrivelse af 16. marts 1990 fra ansøgeren.

Ankenævnet fandt intet til hinder for, at klageren foreviste materiale til illustration af klagerens faktiske anvendelse af varemærkerne PAL og Pedigree PAL. Dette skete.

Advokat Dyekjær-Hansen henviste til den skriftlige klagebegrundelse og gjorde navnlg gældende, at det ansøgte varemærke, også på grund af det nære sammenfald i vareudbuddet, ville blive opfattet som en variation af mærket PAL.

Ankenævnet skal udtale:

Det lægges ved sagens afgørelse til grund,

at klageren modholder varemærkerne PAL og Pedigree PAL,

at ordet PAL indgår som et dominerende led i varemærket Pedigree PAL,

at der er varesammenfald mellem varemærket Pedigree PAL og det ansøgte,

at produkter, der udbydes under varemærkerne PAL og Pedigree PAL, i ikke uvæsentligt omfang henvender sig til samme kundekreds som ansøgerens produkt, og

at ordet PALOSAN ligeså vel kan udtales PAL-O-SAN som PA-LO-SAN.

Herefter findes der at foreligge forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke og de af klageren modholdte.

Ankenævnet tager derfor klagerens påstand til følge.

Thi

bestemmes:

Varemærkeansøgning nr. 5680/86 afslås.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. J. Warnich-Hansen.

Versioner

1. 1990-06-01