Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1990/60372@1990-02-08/da

Indhold

1. Indledning

År 1990, den 8. februar afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Terndrup Pedersen)

følgende

k e n d e l s e

i sagen j.nr. P 20/89: Klage fra

Boris Cercek og Lea Cercek,

USA,

v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 5. maj 1989 af patentansøgning nr. 1986/88.

Den 27. maj 1986 indleverede advokat John E. Vanderburgh som patentagent for firmaet Beckman Instruments, Inc., hvor opfinderne Boris og Lea Cercek var ansatte, en amerikansk patentansøgning på en fremgangsmåde til måling af polariserede fluorescensemissioner. Samme indleverede den 27. maj 1987 en international patentansøgning (PCT) med prioritet fra den 27. maj 1986. Danmark var blandt de designerede lande med den følge, at den nationale videreførelse her i landet efter patentlovens § 31 skulle ske senest den 27. januar 1988.

Det fremgår af sagen, at advokat Vanderburgh ved skrivelse af 25. november 1987 blev anmodet om at returnere bl.a. den omhandlede patentsag, således at Beckman Instruments, Inc., overtog ansvaret for sagen. Sagen blev returneret ved skrivelse af 4. januar 1988. Den nationale videreførelse i Danmark var da ikke indledt, men det fremgår ikke af skrivelsen, ligesom denne ikke henleder opmærksomheden på fristen den 27.januar 1988. Det fremgår af advokat Vanderburghs forklaring, at han var opmærksom på fristen og ville have instrueret en dansk patentagent om videreførelse, hvis han ikke havde modtaget brevet af 25. november 1987.

Det fremgår af en forklaring afgivet af patentsekretær Susan McRae, at Beckman Instruments, Inc. i sin patentafdeling var opmærksom på fristen den 27. januar 1988, der var noteret i en fristbog, hvorfra der gik notits til patentagent Julia Abers' sekretærer, idet Julia Abers fra omkring januar 1988 var anført som internt ansvarlig for ansøgningen.

Julia Abers har forklaret, at hun forventede, at advokat Vanderburgh efter den internationale undersøgelsesrapport var fremkommet i midten af oktober 1987, ville sørge for at indlede de respektive internationale procedurer. Ved modtagelsen af sagen den 4. januar 1988 undersøgte hun således ikke specielt, om dette var sket, også under hensyn til, at skrivelsen intet indeholdt herom.

Ansøgningen blev følgelig ikke videreført for Danmark inden den 27. januar 1987.

Ved en henvendelse fra patentagenter i Japan, der også var et af de designerede lande, opdagedes undladelsen den 4. marts 1988.

Den 12. april 1988 indleverede Hofman-Bang & Boutard A/S ansøgningen til videreførelse i Danmark med samtidig anmodning om genoprettelse.

Som begrundelse for genoprettelsesbegæringen anførte Hofman-Bang & Boutard A/S i skrivelse af 23. august 1988 bl.a.: »...

Med brev af 27. november 1987, overbragt pr. bud den 1. december 1987, beder Beckman Vanderburgh om at overføre samtlige sagsmapper vedrørende denne og nogle andre opfindelser til Beckman, idet »man havde besluttet at samle behandlingen af alle Cerceks ansøgninger hos et enkelt fremmed fuldmægtigkontor«.

Tilbageføringen af sagsakterne skete med brev af 4. januar 1988 fra Vanderburgh til Beckman.

Beckman var på dette tidspunkt af den formening, baseret på sædvanlig tidligere praksis hos Vanderburgh, at videreførelsen af PCT-ansøgningen var iværksat i henhold til den oprindelige ordrebekræftelse af 18. maj 1987. Det blev derfor ikke umiddelbart kontrolleret, om dette var gjort, da sagsakterne blev modtaget fra Vanderburgh. Videreførelsesfristen fremgår imidlertid klart af Bekcmans månedsvis opstillede fristkalender. Vanderburgh på sin side var af den formening, at Beckman, i henhold til brev af 27. november 1987, selv eller gennem et andet fremmed fuldmægtigkontor, ville sørge for videreførelse af PCT-ansøgningen inden fristudløbet den 27. januar 1988.

Først med en telex dateret 4. marts 1988 fra Vanderburghs japanske patentfuldmægtig til Beckman, modtaget den 3. marts 1988 kl. 22.33 på Beckmans telexapparat, bliver Beckman opmærksom på, at Vanderburgh ikke havde taget skridt til videreførelse af PCT-ansøgningen i Japan. Det blev derefter også kontateret, at PCT-ansøgningen ikke var blevet videreført i nogen af de designerede lande.

Det fremgår af erklæringerne, ikke bare ansøgernes og patentkonsulent Abers, men også af Vanderburghs, at der ikke på noget tidspunkt var tvivl om, at PCT-ansøgningen skulle videreføres i de respektive lande. Årsagen til, at videreførelsen ikke skete, er en klar misforståelse mellem Vanderburgh og Abers, idet begge var af den opfattelse, at den anden havde foretaget, henholdsvis ville foretage, de nødvendige skridt til videreførelsen. Misforståelsen er selvsagt opstået ved, at tilbagekaldelsen og tilbageføringen af sagsakterne skete i en kritisk fase, nemlig indenfor de sidste to måneder før udløbet af videreførelsesfristen. På dette tidspunkt har Beckman haft grund til at antage, at Vanderburgh havde sendt en ordre til kollegaer i de respektive lande om at videreføre PCT-ansøgningen, mens Vanderburgh har antaget, at Beckman ved at fratage ham ordren før udløbet af videreførelsesfristen, selv ville sørge for videreførelsen. Denne misforståelse førte således til, at videreførelsesfristen 27. januar 1988 blev overskredet.

Det turde således være klart, at overskridelsen af videreførelsesfristen for PCT/US87/01259 (27. januar 1988) ikke kan lægges ansøgerne Boris og Lea Cercek, til last.

Det burde også fremgå klart af ovennævnte redegørelse og medfølgende erklæringer, at overskridelsen er opstået som følge af en misforståelse mellem de to patentkonsulenter Vanderburgh og Abers, og at misforståelsen opstod som følge af overførelsen af fulgmægtighvervet i den kritiske fase umiddelbart inden udløbet af videreførelsesfristen. Begge patentkonsulenter har haft videreførelsesfristen i deres fristkalendere, men begge har antaget, at den anden part har foretaget, henholdsvis ville fortage de nødvendige skridt til videreførelsen....'

Patentdirektoratet afslog den 5. maj 1989 genoprettelse med følgende begrundelse:

»... Baggrunden herfor er, at firmaet Beckman Instruments Inc., hvor begge opfindere er ansat, efter direktoratets opfattelse ikke kan anses at have udvist al den omhu, som med rimelighed kan kræves af firmaet, idet man blot gik ud fra, at den nødvendige videreførelse var foretaget.

Beckman burde, efter at have trukket ansøgningen tilbage fra fuldmægtigen, have undersøgt, om de nødvendige frister var overholdt og om de nødvendige handlinger var foretaget......«

Denne afgørelse påklagede Hofman-Bang & Boutard A/S den 5. juli 1989 til Patentankenævnet og anførte:

»... Vi skal anmode om, at Patentankenævnet afgør sagen på det for Direktoratet foreliggende grundlag, idet vi dog skal anføre, at Direktoratet i sin nægtelse af vort andragende om genoprettelse efter vor opfattelse har lagt urimelig vægt på ansøgerens manglende kontrol af sagsakterne ved modtagelsen fra den tidligere fulgmægtig.

Som det klart fremgår af vort oprindelige indlæg, var der fastlagt klare rutiner for PCT-ansøgningens videreførelse, nemlig at dette skulle ske, hvis der ikke var relevante modhold i nyhedsrapporten.

Der var foretaget korrekt fristnotering, og på intet tidspunkt taget forbehold over for ansøgningens videreførelse eller mere generelt for fravigelsen af rutinerne.

Ansøgeren har således haft al mulig grund til at tro, at ansøgningen var videreført i henhold til de oprindelige intentioner, ikke mindst fordi den tidligere fuldmægtig ikke i fremsendelsesskrivelsen udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at dette ikke var sket.

Som regel gælder det i sager under § 72, at forsømmelighed udvist hos ansøgerens fuldmægtig sidestilles med forsømmelighed udvist af ansøgeren selv.

Her er situationen dog den specielle, at forsømmelsen sker på et tidspunkt, hvor fuldmagten var tilbagekaldt.

Vi henleder også Ankenævnets opmærksomhed på, at de parallelle sager i Norge og Finland, hvis indlevering forsinkedes af eksakt samme årsag som den danske ansøgning, begge er genoprettet. Omstændighederne bag indførelsen af genoprettelsesmuligheden i henhold til § 72 og forarbejderne er helt analoge i de nordiske lande, og der bør derfor lægges betydelig vægt på at opretholde en ensartet nordisk praksis også på dette punkt«.

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 24. januar 1990.

Klageren gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale:

Det fremgår af de i sagen foreliggende oplysninger,

-at fristen for den nationale videreførelse for Danmark var noteret både hos den tidligere patentagent Vanderburgh og i patentafdelingen hos Beckman Instruments, Inc., hvor ansøgerne er ansat,

-at advokat Vanderburgh ved afgivelsen af sagen til Beckman ikke oplyste, om den nationale videreførelse for Danmark var indledt,

-at Beckmans patentafdeling ikke ved sagens modtagelse spurgte herom, og

-at der intet blev foretaget i anledning af den hos Beckman noterede indleveringfrist.

Det tiltrædes herefter, at der ikke af de af ansøgerne benyttede fuldmægtige er udvist al den omhu, som med rimelighed kan kræves,

hvorfor

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. P. Terndrup Pedersen.

Versioner

1. 1990-02-08