Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1994/10087@1994-11-22/da

Indhold

1. Indledning

År 1994, den 22. november afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 42/93: Klage fra ScanBrid International A/S, Billund, v/advokatfirma Bech-Bruun & Trolle, advokat Helle Jørgsholm over Patentdirektoratets afgørelse af 5. oktober 1993 af varemærkeansøgning nr. VA 1935 1992 Den 16. marts 1992 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket ScanBrid (ordmærke) for alle varer og tjenesteydelser i klasserne 29, 31 og 42. I skrivelse af 9. juli 1992 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærke: VR 3619 1974 SCAN. Klageren skrev i denne anledning den 23. oktober 1992 til direktoratet følgende: »....Det ansøgte mærke SCANBRID er efter min opfattelse på ingen måde forveksleligt med det registrerede ordmærke SCAN. Der er således hverken syns-, lyd-, eller helhedsmæssig lighed. Orddelene i henholdvis mærkeansøgning og den modholdte registrering adskiller sig såvel visuelt som fonetisk fra hinanden. Visuelt må der lægges vægt på, at det ansøgte ordmærke er i to led, medens det registrerede mærke er i et led, og en enkelt stavelsesafvigelse er i overensstemmelse med Patentdirektoratets praksis af væsentlig betydning. Fonetisk udtales de to ord helt forskelligt. Heller ikke begrebsmæssigt er der forvekslingsrisiko mellem de to mærker, der begge må betegnes som fantasiord. Det er min opfattelse, at den eneret, der er knyttet til det registrerede ordmærke SCAN, ikke bør strækkes så vidt, at ordmærket SCANBRID ikke kan registreres. SCAN er et særdeles svagt varemærke, som ikke bør være til hinder for registrering af andre ord indledt med SCAN, eksempelvis SCANBRID. I øvrigt henvises til Rigmor Carlsen »Registreringspraksis«, side 56, 1. og 2. spalte. I 2. spalte er følgende anført: »Det første forhold, at mærkerne er svage på grund af deres suggestive indhold lader sig forklare ved, at retsordenen ikke finder det rigtigt, at man mere eller mindre kan beslaglægge et område, der bør være frit for enhver at anvende, og beskyttelsen bør derfor være begrænset«. Ydermere henvises til Sø- og Handelsrettens dom, gengivet i UfR 1970.290, hvor varemærket »SIR« ikke blev anset som værende forveksleligt med »SIR ELBI« til trods for, at der var varelighed. Jeg skal venligst anmode Patentdirektoratet om at frafalde modholdet.' Den 14. maj 1993 fastholdt direktoratet, at mærkerne var forvekslelige. Direktoratet anførte følgende: »....Efter påny at have overvejet sagen meddeles, at vi fastholder afgørelsen om forvekslelighed, idet SCAN er fuldstændig indeholdt i første stavelse i det ansøgte mærke SCANBRID. De eksempler der henvises til i Deres brev finder direktoratet ikke er sammenlignelige....« Klageren fastholdt ved skrivelse af 3. juni 1993, at mærkerne ikke kan anses som forvekslelige, og skrev: »....Under henvisning til min skrivelse til Patentdirektoratet af 23. oktober 1992 og under henvisning til Rigmor Carlsen »Registreringspraksis« side 34 og side 35 skal jeg venligst bede Patentdirektoratet om endnu engang af overveje, hvorvidt Patentdirektoratets standpunkt fastholdes. Det er mig ganske uforståeligt, at et så svagt varemærke som SCAN kan være til hinder for registrering af det ansøgte varemærke især under hensyntagen til, at det ansøgte varemærke består af ordet SCAN, hvortil er knyttet ordet BRID, som ikke er beskrivende.' Den 5. oktober 1993 afslog direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, idet det ansøgte varemærke kan forveksles med det registrerede varemærke VR 3619 1974 SCAN. Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 11. oktober 1993 indbragt for Patentankenævnet og henstillet, at direktoratets afgørelse omgøres. I ankebegrundelsen skriver klageren bl.a.: »....Patentdirektoratet fastholder, at SCAN og SCANBRID er forvekslelige med den begrundelse, at SCAN er fuldstændig indeholdt i første stavelse af det ansøgte mærke SCANBRID. Dette er da også i overensstemmelse med det på side 108 i »Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker« anførte. På side 108, første spalte er følgende anført: »I almindelighed bør et ord som ikke består af andet end en karakteristisk del af et ældre mærke, anses for forveksleligt med dette .... Det samme gælder ord som indeholder hele det ældre mærke i forbindelse med et eller andet tillæg«. Når Betænkningen anvender ordene »i almindelighed«, vil det sige, at der ikke altid er tale om forvekslelighed, når det ene varemærke i sin helhed er indeholdt i et andet varemærke. Der bør undtages fra denne almindelige regel i nærværende sag, fordi det registrerede ordmærke SCAN har et suggestivt præg og så siges at være et særdeles svagt varemærke. Ifølge Betænkningen side 108, anden spalte anses de svage mærker i almindelighed for at nyde en mere begrænset beskyttelse end de stærke. Det anføres videre at: »En graduering af beskyttelsen vil i hvert fald være vanskelig at undgå, hvis flere eller mange mærker, bygget over samme deskriptive eller suggestive element, allerede består og er beskyttet sideløbende. Dette gælder først og fremmest ordmærker .... Det bør dog bemærkes, at lighedsbedømmelsen skal bygge på en sammenligning af kendetegnene i deres helhed, hvorfor en opdeling af disse i forskellige hver for sig mere eller mindre beskyttelsesværdige dele ikke må tillægges for vidtrækkende betydning«. Der eksisterer et utal af varemærker indledt med ordet »SCAN«, og ligeledes et utal af selskabsnavne indledt med samme fire forbogstaver. Under hensyntagen hertil og under hensyntagen til det i Betænkningen anførte, bør den eneret, der er knyttet til det registrerede ordmærke SCAN ikke strækkes så vidt, at ordmærket SCANBRID ikke kan registreres. Ifølge Rigmor Carlsen »Varemærker - Registreringspraksis« side 56, kan der undtages fra reglen om, at registrering af flerstavelsesord bør nægtes, når ordet er dannet ved tilføjelse af en eller eventuelt flere stavelser til et i forvejen registreret ord. Rigmor Carlsen nævner som eksempler de svage mærker »LUX«, »DAN« og lignende. Eksempelvis er »LUX« og »LUXACLAIR« og »DANISOL« ikke fundet forvekslelige. Selvom »LUXACLAIR« og »DANISOL« er trestavelsesord bør vurderingen af »SCAN« og »SCANBRID« sidestilles hermed. Rigmor Carlsen har på side 57 opstillet en liste over mærkebestanddele, der meget hyppigt forekommer i varemærker, og hvis tilstedeværelse ikke i sig selv er tilstrækkelig til at mærker kan anses for forvekslelige. Såfremt denne liste skulle opdateres, er jeg overbevist om, at ordene »SCAN«, »EURO« og »INFO« ville være at forefinde på listen. Jeg kan i den henseende oplyse om, at Patentdirektoratet har bortset fra det registrerede figurvaremærke INFO (VR 02.448.1989) ved registreringen af ordvaremærket INFOTALK (VR 10.026.1992) til trods for, at der var varesammenfald i klasse 9 og 16. Selv om Ankenævnet måtte finde, at SCAN ikke er suggestivt, kan mærket alligevel være svagt. Rigmor Carlsen anfører således på side 56, anden spalte: »Men mærker kan også være svage uden suggestivt indhold. Mærker som »KRONE«, »STELLA«, »DAN«, »DANIA« og »SKANDIA« er svage mærker i Danmark. Det første forhold, at mærkerne er svage på grund af deres suggestive indhold lader sig forklare ved, at retsordenen ikke finder det rigtigt, at man mere eller mindre kan beslaglægge et område, der bør være frit for enhver at anvende, og beskyttelsen bør derfor være begrænset. At visse mærker, der isoleret betragtet, i og for sig lige så godt kunne have et stort beskyttelsesområde, har et mindre beskyttelsesområde blot på grund af, at de hyppigt har været anvendt som varemærke, lader sig vanskeligt forklare ved andet end den historiske udvikling og moderetning indenfor varemærker, der medfører en udvælgning af disse mærker. Suggestive mærker er registrerbare, når de ikke falder indenfor § 13's område, men deres beskyttelsesområde er begrænset og det bliver mere begrænset, jo mere ordet nærmer sig det direkte deskriptive. ...'. Som anført i Betænkningen side 108 beror forvekslelighedsbedømmelsen på en helhedsbedømmelse af de to varemærker. Orddelene i SCAN og SCANBRID adskiller sig såvel visuelt som fonetisk fra hinanden. Visuelt må der lægges vægt på at SCANBRID er i to led, mens SCAN kun er i et led. Fonetisk udtales de to ord helt forskelligt. Heller ikke begrebsmæssigt er der forvekslingsrisiko mellem de to mærker, der begge må betegnes som fantasiord. Jeg er ikke uenig med Patentdirektoratet i, at ordet SCAN er registrerbart. Dette fremgår da også af Rigmor Carlsen, side 35, første spalte. Jeg er blot uenig med Patentdirektoratet i den vidtrækkende beskyttelse det registrerede varemærke SCAN ydes. Af Rigmor Carlsen side 34, anden spalte fremgår det, at eksempelvis »EURO-», »SKAN-», »SCAN-» og »DAN-» kan være nærliggende at opfatte som oprindelsesangivelser. Det anføres videre, at sammensætninger med »SKAN-» og »SCAN-» i de fleste tilfælde vil give indtryk af, at varene er skandinaviske eller danske. Registrering vil i de tilfælde, hvor anmelderen ikke er hjemmehørende i Skandinavien eller i Danmark blive betinget af, at den begrænses til kun at angå varer af henholdsvis skandinavisk eller dansk oprindelse. Det får efter min opfattelse alt for vidtrækkende konsekvenser, såfremt det registrerede varemærke SCAN kan være en hindring for registrering for varemærket SCANBRID. Jeg skal derfor venligst henstille til Patentankenævnet, at Direktoratets afgørelse af 5. oktober 1993 omgøres, således at varemærket SCANBRID kan registreres, jfr. varemærkeansøgning VA 01.935 1992.« I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 7. januar 1994 afgivet følgende udtalelse: »Direktoratet har fundet, at ansøgningen måtte afslås i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet der er registreret et mærke, SCAN, der blev anset for forveksleligt med det ansøgte mærke, ScanBrid, og idet der ikke er fremlagt samtykke fra indehaverne af det ældre mærke eller foretaget begrænsning af ansøgningen, sådan at den ikke vedrører varer af samme eller lignende art som den ældre registrering. Ordet »scan« er ikke i sig selv beskrivende for varer eller tjenesteydelser, da ordet ikke har nogen selvstændig kendt betydning. Ordet »scan« kan derfor registreres som varemærke, hvilket bl.a. er sket i VR 3619 1974. I forbindelse med andre mærkeelementer, som ikke er beskrivende, vil mærkebestanddelen »scan« ligeledes fremtræde som værende uden betydningsmæssigt indhold, selv om den kan henlede tanken på Skandinavien. Dette gælder eksempelvis i betegnelsen ScanBrid. I forbindelse med mærkeelementer, som er beskrivende eller på anden måde mangler selvstændigt særpræg, vil »scan« for det meste fremtræde som suggestivt og antyde, at der er tale om varer af skandinavisk oprindelse eller tjenesteydelser med forbindelse til Skandinavien. Som eksempler kan nævnes SCANGAS eller SCAN CAKE. Hvis sådanne mærker ikke anses for vildledende, vil de normalt registreres, hvis de omfatter varer eller tjenesteydelser hidrørende fra Skandinavien. Uanset i hvilken forbindelse »scan« optræder i et varemærke, vil der dog være tale om et såkaldt svagt mærkeelement, fordi der er et stort antal varemærker, som indeholder stavelsen eller ordet »scan«. Derfor vil tilstedeværelsen af »scan« som en bestanddel af et mærke ikke i sig selv medføre, at to mærker er forvekslelige. Man kan dog ikke ganske bortse fra stavelsen/ordet. »Scan« som ordmærke vil direktoratet modholde på mærker, som ligner dette mærke, hvilket vil sige mærker, der består af »scan« og en vareartsangivelse, og mærker, der ligger meget tæt på »scan«. Når »scan« indgår som en stavelse, og i særdeleshed som den første stavelse, i et ord på kun to stavelser, har det i de senere år været direktoratets praksis, at anse ordet for at være forveksleligt med varemærket »SCAN«. Det kan nævnes, at SCAN er blevet modholdt bl.a. på SCANDANE, SCANPRO og SCANOVO (i klasse 29), på SCANVEG, SCANSOY og SCANDIES (i klasse 30), og på SCANMARK (i klasse 31). Det har derfor været i overensstemmelse med direktoratets praksis, at vi har anset SCAN og ScanBrid for forvekslelige. En gennemgang af den ansøgning fra 1968, som førte til registreringen af ordmærket »SCAN«, viser imidlertid, at direktoratet dengang ikke anså mærket for at være forveksleligt med mærker bestående af 2 stavelser, hvoraf den første er »Scan-», medmindre den anden stavelse bestod af ord, som angiver varens art ell. lign. Således blev mærkerne SCANSAM, SCANFOSS, SCANBO og SCANWHIP ikke modholdt, hvorimod mærkerne SCANCAN, SCANMILK og SCAN-CAKE blev modholdt. Efter fornyet overvejelse af beskyttelsesomfanget for mærket SCAN, hvorunder det også er taget i betragtning, at der er registreret flere hundrede mærker begyndende med »SCAN-», er det direktoratets opfattelse, at den linie, som blev fulgt ved behandlingen i 1968 af ansøgningen om registrering af ordmærket »SCAN«, er rigtig, og at mærket ScanBrid som følge heraf ikke kan anses for forvekslelig med mærket SCAN. Hvis Ankenævnet er enig med direktoratet, vil ansøgningen efter tilbagesendelse til direktoratet blive godkendt til registrering. Hvis Ankenævnet imidlertid stadfæster direktoratets ved skrivelse af 05 okt. 1993 trufne afgørelse og ansøger overfor Ankenævnet begrænser ansøgningen til varer/tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art, som de af den modholdte registrering omfattede, eller ansøger fremlægger samtykke til registrering fra indehaverne af den modholdte registrering, vil direktoratet også kunne foretage registrering, hvis Ankenævnet tilbagesender til videre behandling.' Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 21. september 1994. Ingen var mødt. Ankenævnet skal udtale: Det tiltrædes under henvisning til direktoratets skrivelse af 7. januar 1994, at ordmærket SCAN i almindelighed ikke anses for at være forveksleligt med mærker bestående af to stavelser, hvoraf den første er »SCAN-», medmindre den anden stavelse består af ord, der angiver varens art. Herefter bestemmes: Sagen tilbagesendes til direktoratet til fortsat behandling.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Warnich-Hansen.

Versioner

1. 1994-11-22