Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1995/10048@1995-03-13/da

Indhold

1. Indledning

År 1995, den 13. marts afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 25/93: Klage fra SYNTHELABO, Frankrig, v/Internationalt Patent-Bureau over Patentdirektoratets afgørelse af 28. maj 1993 vedrørende varemærkeregistrering nr. VR 6700 1992 efter indsigelse fra Farmitalia Carlo Erba S.r.l., Italien, v/patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S.

Den 17. februar 1992 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket SOVIGEN (ordmærke) for klasse 5: Farmaceutiske præparater til centralnervesystemet, kun til brug for mennesker.

Varemærket blev registreret den 24. juli 1992.

Den 26. august 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 26. oktober 1992 nedlagde Farmitalia Carlo Erba S.r.l., Italien, v/Hofman-Bang & Boutard A/S i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed. Til støtte for indsigelsen blev det gjort gældende,

»...at det anmeldte mærke SOVIGEN er forveksleligt med det for vor ovennævnte klient registrerede varemærke SOGILEN VR 03.627 1991, som omfatter klasse 05: farmaceutiske, medicinske og veterinærmedicinske præparater.

Der er således fuldstændigt varesammenfald og for vidt angår mærkeligheden mellem mærkerne SOVIGEN og SOGILEN er det vor opfattelse, at disse er yderst forvekslelige.

Betragter man mærkerne overfor hinanden

SOVIGEN

og

SOGILEN

fremgår det, at mærkerne såvel auditivt som visuelt frembyder store ligheder.

Mærkerne består af det samme antal stavelser, SO-VI-GEN og SO-GI-LEN, og herudover nøjagtig det samme antal bogstaver opdelt i stavelser på to/to/tre.

Både ud fra en auditiv og en visuel betragtning må mærkerne anses for forvekslelige, da første stavelse, SO, er identisk, anden vokal er identisk og slutbogstaverne EN ligeledes er identiske.

Selv om såvel anden som tredje konsonant indbyrdes afviger fra hinanden optræder konsonanten G henholdsvis som tredje og anden konsonant i mærkerne, og den fælles forekomst af konsonanten G medvirker til forveksleligheden af mærkerne.

Til støtte for vor påstand om forvekslelighed mellem mærkerne henviser vi til følgende afgørelser trykt i Registreringspraksis 1880-1980:

BEMINAL - BEVITAL

NOBOLIN - NOVOLEN

QUIADON - QUIESCON.

Vi bemærker i denne forbindelse, at mærkerne NOBOLIN og NOVOLEN blev anset for forvekslelige, men at NOVOLEN blev registreret efter tilstrækkelig begrænsning af hensyn til mærket NOBOLIN .

Vi finder, at de ovennævnte eksempler på varemærker, som er fundet for forvekslelige i forbindelse med indsigelsessager, i høj grad er analoge med nærværende tilfælde og skal derfor anmode om, at der ved behandlingen af sagen tages hensyn til disse afgørelser.

Vi skal derfor påstå registreringen af varemærket SOVIGEN VR 06.700 1992 kendt ugyldig og henviser i denne forbindelse til bestemmelsen i § 15, stk. 1, nr. 2.«

I skrivelse af 10. marts 1993 anførte indsiger følgende:

»....Vor klient har meddelt os, at varemærket SOVIGEN allerede er i brug på det danske marked og har i denne forbindelse bedt om, at der bliver truffet afgørelse i sagen så hurtigt som muligt.

Da vi normalt ikke benytter denne fremgangsmåde i indsigelsessager, skal vi høfligst henstille, at der ved behandlingen af denne sag bliver taget hensyn til ovenstående forhold.«

I skrivelse af 28. april 1993 bestred klageren, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne SOVIGEN og SOGILEN, og bemærkede endvidere:

»....Den eneste stavelse, som de to mærker har til fælles, er den indledende stavelse SO-. Som præfix er denne stavelse uhyre almindelig i varemærker for lægemidler og farmaceutiske præparater, idet præfixet SO- henviser til begreber som f.eks. »solution«, »somatisk« (af græsk soma=legeme) og »sodium«. Alene i varemærkeregistret findes således ikke mindre end 85 varemærker med præfikset SO-, som er registrerede side om side for varer i klasse 5.

Blandt disse mærker skal vi blot fremhæve sameksistensen mellem følgende par:

SOVIFER (VR 02.711 1971) SOLOFER (VR 00.467 1991) SOVIFER (VR 02.711 1971) SOVILET (VR 06.699 1992) SOLUVIT (VR 00.845 1979) SOVILET (VR 06.699 1992) SOVALEST (VR 00.948 1966) SOVILET (VR 06.699 1992) SOVINAL (VR 00.477 1962) SOVILET (VR 06.699 1992) SOREX (VR 01.293 1973) SOLAREX (VR 02.744 1980)

Mange af ovennævnte mærker er fælles om 2 ud af 3 stavelser, og alligevel har Direktoratet ikke fundet disse mærker indbyrdes forvekslelige. Dette viser klart, hvor svagt præfikset SO- må anses for at være, og hvor lidt vægt der bør lægges på dette fælles mærkeelement i den sammenlignende analyse.

Som nævnt ovenfor har SOVIGEN og SOGILEN udover det svage præfiks ingen fælles stavelser, og der bør i denne forbindelse også lægges vægt på, at de to sidste stavelser VI-GEN og GI-LEN indledes med forskellige bogstaver, således at der visuelt er en helt klar afstand mellem de 2 omhandlede mærker.

Foruden den nævnte visuelle forskel er der en markant begrebsmæssig forskel, idet et dansk publikum meget naturligt vil kunne læse og opfatte mærket SOVIGEN i betydningen »sov igen«. Denne fortolkning vil være meget nærliggende, da mærket netop bruges for et hypnose- og sovemiddel.

Mærket SOGILEN har derimod intet begrebsindhold.

En naturlig følge af det nævnte begrebsindhold i mærket SOVIGEN vil være at udtale dette mærke ifølge dets betydning: »sov igen«, altså med udtalen (»sou igen), hvor O åbnes, V udtales med en U-agtig lyd, og trykket lægges på første stavelse.

SOLIGEN udtales med lukket O og med tryk på sidste stavelse. Auditivt er der således tale om to meget forskellige mærker, nemlig:

(»s u igen)

og

(sogi'len)

Direktoratet har da heller ikke under sin forprøvning af SOVIGEN fundet dette mærke forveksleligt med SOGILEN.

På baggrund af ovenstående henstiller vi, at Direktoratet afviser indsigelsen som ubegrundet, således at SOVIGEN VR 06.700 1992 nu kan blive endeligt registreret.«

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 28. maj 1993 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

»....For at to mærker kan anses for forvekslelige, skal der i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 2 være risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne er af samme eller lignende art.

Der er direkte varesammenfald og det afgørende for, om mærkerne er forvekslelige er herefter om der er mærkelighed. Dette mener direktoratet er tilfældet. Det forhold, at de to første bogstaver, der præger sig i det købende publikums bevidsthed er ens, at slutbogstaverne er EN og at vokalen I i mærkerne i deres helhed såvel auditivt som visuelt ligner hinanden, og der således er risiko for forveksling. Derudover har mærkerne også et G fælles. Det skal tilføjes, at uanset om SOVIGEN vil blive udtalt »sov igen« i visse tilfælde, vil der fortsat være stor visuel lighed mellem mærkerne.

Mærkerne er herefter forvekslelige, og indsigelsen tages til følge.

Registreringen erklæres herefter ugyldig i medfør af § 23, stk. 3 i varemærkeloven....'

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 19. juli 1993 indbragt for Patentankenævnet.

I ankebegrundelsen skriver klageren bl.a. følgende:

»....Det er fortsat klagernes opfattelse, at mærkerne SOVIGEN og SOGILEN bør anses for ikke-forvekslelige, og vi henviser i det hele til vor svarskrivelse af 28. april 1993, hvor vi bl.a. fremhævede sameksistensen mellem følgende par af varemærker:

SOVIFER (VR 02.711 1971) SOLOFER (VR 00.467 1991) SOVIFER (VR 02.711 1971) SOVILET (VR 06.699 1992) SOLUVIT (VR 00.845 1979) SOVILET (VR 06.699 1992) SOVALEST (VR 00.948 1966) SOVILET (VR 06.699 1992) SOVINAL (VR 00.477 1962) SOVILET (VR 06.699 1992) SOREX (VR 01.293 1973) SOLAREX (VR 02.744 1980)

Sameksistensen mellem disse mærker, som omfatter ligeartede varer i klasse 5, viser med al ønskelig tydelighed, at præfikset SO- i forbindelse med lægemidler og farmaceutiske præparater efter praksis anses for et svagt mærkeelement, og at der skal være næsten identitet i resten af mærkerne for at forvekslelighed kan statueres. Vi skal her særligt fremhæve sameksistensen mellem mærkerne SOLUVIT og SOVILET, der ligesom i nærværende sag har 6 ens bogstaver ud af 7 og samme konsonant- og vokalfølge.

Ganske vist har indsigerne fundet eksempler på tidligere afgørelser i indsigelsessager, hvor mærker med et fælles præfix og parallel opbygning er fundet forvekslelige. Disse eksempler mener vi imidlertid ikke er relevante i nærværende sag, fordi præfikserne i de af indsigerne påberåbte mærker ikke er beskrivende og altså svage i varemærkeretlig henseende, således som det er tilfældet med præfikset SO-. Udover det svage præfiks har mærkerne SOVIGEN og SOGILEN ingen fælles stavelser, og vi må derfor fastholde, at mærkerne visuelt adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden.

Udover den visuelle forskel vil vi fremhæve forskellen i begrebsindhold, som vi ikke mener, at Direktoratet har lagt tilstrækkelig vægt på i sin afgørelse.

Ordet SOVIGEN vil af et dansk publikum naturligt kunne læses og opfattes i betydningen »sov igen«. Det vil være nærliggende at tillægge mærket denne betydning, fordi det netop bruges for et hypnose- og sovemiddel.

At der for tiden inden for lægemiddelområdet er en tendens til at skabe varemærker, som »under overfladen« har en anden betydning, ses f.eks i varemærker som LETIGEN (= let igen), der bruges for et slankemiddel, og PROPIDEN (=prop i den), der bruges for et middel mod diarre. Kopi af disse to mærker vedlægges.

SOVIGEN passer ind i denne tendens, som det købende publikum naturligvis er opmærksom på. Dette betydningsindhold vil gøre det let for publikum at skelne mellem SOVIGEN og SOGILEN, idet sidstnævnte mærke ikke har noget begrebsmæssigt indhold. Udtalen »sov igen« vil yderligere medvirke til at lægge distance til SOGILEN, således at risikoen for forveksling må anses for minimal.

På basis af ovenstående og under henvisning til, hvad vi tidligere har fremført i vor svarskrivelse af 28. april 1993 til Patentdirektoratet, henstiller vi, at Direktoratets afgørelse af 28. maj 193 omstødes, således at varemærket SOVIGEN kan blive endeligt registreret.'

Indsiger har i skrivelse af 20. september 1993 nedlagt påstand om stadfæstelse af direktoratets afgørelse og er fremkommet med følgende imødegåelse af klagen:

»....Klageren fremhæver i sit indlæg af 19. juli 1993 en række eksempler på side 1 i klagen over varemærker med forstavelsen SO, som sameksisterer i registret.

Vi har på vedlagte bilag 1 for overskuelighedens skyld opklæbet disse varemærker overfor hinanden med de oplysninger, som blev bekendtgjort i varemærkeregistret i forbindelse med registreringen af mærkerne. Mærkeindehaveren kan siden være ændret, og varefortegnelserne kan være begrænsede.

Klageren dokumenterer imidlertid ikke på nogen måde, om sameksistensen mellem de pågældende varemærker skyldes, at disse rent faktisk ikke af Patentdirektoratet er blevet anset for forvekslelige, eller om sameksistensen skyldes, at der til registreringen af det yngste varemærke foreligger en samtykkeerklæring fra indehaveren af det ældre mærke. Det er absolut vor opfattelse, at mærker som:

SOVIFER / SOVILET SOVINAL / SOVILET SOREX / SOLAREX

af Patentdirekoratet er blevet anset for forvekslelige,idet mærkerne med forstavelsen SOVI og en slutstavelse på tre bogstaver bør anses for forvekslelige i henhold til den praksis, der igennem flere år har været fulgt i Patentdirekoratet. Mærkerne SOREX og SOLAREX er i øvrigt også af Patentdirektoratet anset for forvekslelige, men her foreligger der en samtykkeerklæring fra indehaveren af SOREX til registrering af SOLAREX , jvf. vedlagte bilag 2.

Varemærkerne: SOVIFER / SOVILET SOVINALEST / SOVILET

bør efter vor opfattelse ligeledes anses for forvekslelige, da slutstavelsen FER ganske vist er suggestiv for præparater indeholdende jern (ferro), men helheden at mærkeren SOVIFER/SOLOFER

frembyder så mange lighedspukter, at de bør anses for forvekslelige. Mærkerne SOVALEST/SOVILET bør ligeledes anses for forvekslelige.

Vi finder imidlertid ikke, at det er vor opgave at dokumentere om mærkerne sameksisterer uden samtykke fra mærkeindehaveren af det ældste varemærke.

Vi har med vilje ikke ovenfor omtalt mærkerne:

SOLUVIT / SOVILET ,

da der ikke er fornødent varesammenfald mellem disse registreringer, hvorfor mærkerne alene af den grund ikke vil blive anset for forvekslelige.

Patentdirektoratet har da heller ikke i forbindelse med indsigelsesafgørelsen fundet anledning til at kommentere påstanden om sameksistens mellem alle disse varemærker indbyrdes, uanset af nøjagtig de samme eksempler var nævnt i forbindelse med klagerens imødegåelse af indsigelsen.

At forstavelsen SO for varemærker for lægemidler og farmaceutiske præparater efter Direktoratets praksis skulle anses for et svagt varemærkeelement er for os ganske nyt og i øvrigt heller ikke dokumenteret af klageren.

At forstavelsen SO indgår i ord som solution, somatisk og sodium , ord med forskellige betydninger, gør jo heller ikke en forstavelse på 2 bogstaver til en svag mærkebestanddel, og slet ikke når forstavelsen ikke er entydig. I øvrigt ville en forstavelse på 2 bogstaver som SO heller ikke for en fagmand kunne opfattes som en forkortelse for hverken solution, somatisk eller sodium.

Hvad skulle egentlig forstavelsen SO betyde i medicinsk sammenhæng, med mindre det drejede sig om veterinærmedicinske præparater til grise, og dette er der vel næppe tale om, idet klagerens præparat, så vidt vi har forstået, er en indslumrings- eller sovepille til human brug, jvf. i øvrigt affattelsen af varefortegnelsen, nemlig klasse 05: farmaceutiske præparater til centralnervesystemet, kun til brug for mennesker.

Klagerens varemærke må stadig uanset de af klageren anførte eksempler på andre mærker, som også har en skjult betydning, opfattes som et kunstord på linje med den langt overvejende del af farmaceutiske varemærker. Der findes af disse en uendelig række i varemærkeregistret med endelsen IGEN eller GEN ,

jvf. vedlagte liste bilag 3 fra Imsmarq over varemærker i klasse 05 med disse endelser.

Hvis klageren skal kunne påberåbe sig denne skjulte betydning, må klagerens varemærke anmeldes som SOV IGEN i to ord med i figurlig udformning, idet en ordmærkeansøgning af betegnelsen SOV IGEN vil blive anset for uegnet til registrering på grund af manglende særpræg, jvf. bestemmelsen i § 13 i Varemærkeloven. Betegnelsen SOV IGEN angiver en egenskab ved sovepillen, nemlig at man falder i søvn igen ved indtagelsen af præparatet. Klageren, som er et fransk firma, markedsfører formentlig sit produkte på de danske marked under et varemærke, som er specielt konstrueret til det danske marked, men som i princippet sagtens kan anvendes på samtlige markeder f.eks. indenfor EF, hvor det naturligt vil opfattes som et kunstord, lige som vi her betragter det som et kunstord.

Vi vil endelig endnu engang til støtte for vor påstand om, at Patentankenævnet bør stadfæste Patentdirektoratets afgørelse om forvekslelighed mellem mærkerne SOGILEN / SOVIGEN henvise til de tre tidligere af Patentdirektoratet trufne afgørelser i forbindelse med indsigelser, jvf. bilag 4

BEMINAL / BEVITAL

NOBOLIN / NOVOLEN

QUIADON / QUIESCON

idet fortsat bemærkes, at NOBOLIN blev anset for forvekslelig med NOVOLEN og blev registreret efter begrænsning af hensyn til NOVOLEN .«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 1994.

For klageren (mærkeindehaver) mødte cand. mag. Anni Glick.

For indsigeren mødte cand. jur. Birgit Wiborg.

Parterne procerede sagen, idet de i det væsentlige henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg, blandt andet under henvisning til eksempler fra registreringspraksis.

Ankenævnet skal udtale:

Indsigelsen findes fremsat rettidigt.

I henholde til de af Patentdirektoratet anførte grunde og idet det over for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadffæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Versioner

1. 1995-03-13