Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1995/10054@1995-06-22/da

Indhold

1. Indledning

År 1995, 22. juni afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Gulmann)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 53/93: Klage fra DuraScan Medical Products AS, Odense, v/ Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau over Patentdirektoratets afgørelse af 30. september 1993 af vare- mærkeansøgning nr. VA 0670 1992.

Den 30. januar 1992 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket Salbudur (ordmærke) for et medicinsk præparat i form af tabletter eller kapsler med lang virkningstid til behandling af astma samt andre former for vejrtrækningsbesvær i klasse 5.

I skrivelse af 19. juni 1992 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærker:

VR 1492 1986 SALBULIN og VR 3947 1989 SALBUCOMB VR 6544 1989 SALBUDISK.

Klageren skrev i denne anledning den 26. oktober 1992 følgende til direktoratet:

»....Efter ansøgernes mening bør ingen af disse tre registreringer imidlertid stille sig hindrende i vejen for en registrering af det ansøgte mærke, og man anmoder derfor høfligst Direktoratet om at tage sagen op til fornyet overvejelse.

Indledningsvis skal vi for god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi med de her omhandlede mærker befinder os inden for Klasse 5-området, hvor der efter gældende dansk praksis tillades en større grad af mærkelighed, end tilfældet er inden for andre, mere dagligdags produktgrupper. Denne »regel« gælder specielt, når de pågældende mærker har associationer i retning af sammensætningen eller brugen af de omhandlede præparater.

Det ansøgte mærke og de tre modholdte mærker har alle præfikset SALBU- til fælles. Efter ansøgernes mening er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at der her kan statueres forvekslelighed i varemærkeretslig henseende. SALBU- er ligeledes præfikset i den internationale stofbetegnelse »SALBUTAMOL«, der er optaget på det danske Varemærkeregister som en RINN-betegnelse, jfr. vedlagte kopi fra Skriptor, Dansk Lexikon 1992. Stoffet »SALBUTAMOL« er et »sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på beta2-receptorer«, og stoffet anvendes som et bronkodilaterende middel, jfr. vedlagte kopi af Lægemiddelkataloget 1992, side 804, højre spalte. Vi henviser ligeledes til Lægemiddelkataloget, side 804, venstre spalte, hvoraf fremgår, at indehaverne af VR 1492/1986 SALBULIN netop under dette mærke forhandler et bronkodilaterende middel baseret på stoffet »SALBUTAMOL«.

Præfikset SALBU- må således, når det bruges som del af et varemærke, siges at have stærke associationer, hvad angår den kemiske sammensætning samt hvad angår brugen af det præparat, der tænkes anvendt/faktisk anvendes under det pågældende mærke.

På den anførte baggrund mener ansøgerne ikke, at indehaverne af nogle af de tre modholdte mærker gennem deres registreringer kan have opnået eneret til brug af præfikset SALBU- som varemærke eller del deraf. De tre modholdte mærker, der alle indeholder netop dette præfiks, står da også registreret side om side på det danske Varemærkeregister.

Præfikset SALBU- må herefter betegnes som et svagt element i varemærker.

Ser man herefter på suffikserne i de her omhandlede mærker, vil man se, at der overhovedet ingen lighed er mellem vore klienters suffiks

-DUR og suffikserne i de modholdte mærker -LIN -DISK -COMB hverken fonetisk, visuelt eller betydningsmæssigt.

Suffikset -DUR i vore klienters mærke stammer fra det latinske verbum »durare«, der betyder »varer«, »varer ved«. Vore klienters ansøgning dækker da også et medicinsk præparat i form af tabletter eller kapsler med lang virkningstid til behandling af astma samt andre former for vejrtrækningsbesvær. Endelsen -DUR er således klart suggestiv for et præparat, der har en særligt lang virkningstid, en såkaldt lang duration.

Suffikset -LIN i SALBULIN lægger sig op ad navnet på originalpræparatet VENTO LINE. VENTOLINE er originalpræparater for de her omhandlede astmapræparater og var som sådant patenteret i 15-20 år, dvs. VENTOLINE var i denne periode det eneste præparat på markedet.

Suffikset -DISK i SALBUDISK antyder, at præparatet dispenseres via en såkaldt »diskhaler«, dvs. stoffet anbringes på en plade - en disk - og patienten indtager da præparatet ved at trække luft igennem pladen via et specielt mundstykke. Endelsen -DISK er således stærkt suggestiv i retning af et præparat, der skal inhaleres via en plade.

Suffikset -COMB antyder, at der er tale om et præparat, hvor stoffet SALBUTAMOL er blandet i en kombination med andre stoffer.

Alle de her omhandlede mærker vil blive udtalt med tydeligt tryk på sidste stavelse, hvilket vil bidrage yderligere til at understrege de faktiske forskelle og bringe ansøgernes mærke på tilstrækkelig afstand af de tre modholdte mærker.

På den ovenfor anførte baggrund tillader ansøgerne sig at forvente, at Direktoratet vil frafalde modholdelsen af de tre tidligere registreringer og lade den nærværende ansøgning fremme til registrering.'

Patentdirektoratet udtalte den 4. december 1992 som følger:

»Vi har overvejet sagen påny, og har herefter - under hensyn til det af Dem anførte - set bort fra VR 1492 1986 og VR 3997 1989.

Derimod må vi fastholde, at Deres mærke »SALBUDUR« er forveksleligt med det under VR 6544 1989 registrerede varemærke, »SALBUDISK«, idet dette mærke har de to første stavelser samt det første bogstav i 3. stavelse til fælles.

Under hensyn til, at ingen af de i forvejen registrerede mærker med forstavelserne »SALBU-» har det første bogstav i 3. stavelse til fælles, fastholdes afgørelsen for så vidt angår »SALBUDISK«.'

Klageren fastholdt ved skrivelse af 17. marts 1993, at mærkerne SALBUDUR og SALBUDISK ikke kan anses som forvekslelige og anførte bl.a. følgende:

»Direktoratet fastholder i sin nævnte skrivelse modholdelsen af det tidligere fremdragne mærke VR 6544/1989 SALBUDISK til trods for vor argumentation i skrivelse af 26. oktober 1992.

Man begrunder fastholdelsen af dette modhold med, at de to mærker SALBUDUR/SALBUDISK, ud over præfikset SALBU-, har det første bogstav i suffikset til fælles, nemlig bogstavet -D-.

Vi mener fortsat ikke, at dette er tilstrækkeligt til, at der her kan statueres forvekslelighed i varemærkeretlig henseende, og vi skal derfor høfligst anmode Direktoratet om endnu en gang af tage dette spørgsmål op til overvejelse.

Vi henviser i denne forbindelse til følgende indsigelsesafgørelser, der er refereret i Rigmor Carlsens bog om Registreringspraksis, hhv. Tillægget dertil:

ALKASID =/= ALKA-SELTZER (p. 183) POLYSTAL =/= POLYSAR (p. 60 - Till) Specielt ALKASID =/= ALKA-SELTZER-afgørelsen er interessant. Vi henviser her til den følgende side (p. 184), hvor Direktoratet

har afgjort, at ALKASIL = ALKA-SELTZER. Det ses således, at der skal være mere end blot de to første stavelser plus første bogstav i tredie stavelse til fælles, forinden der statueres forvekslelighed, nemlig i hvert fald et yderligere element, i dette tilfælde bogstavet -L-.

Med de her omhandlede mærker befinder vi os inden for Klasse 5-området. Vi henviser i denne forbindelse til vore bemærkninger i skrivelse af 26. oktober 1992.

Præfikset SALBU-, der er det fælles element i mærkerne SALBUDUR/SALBUDISK, er ligeledes præfiks i den internationale stofbetegnelse SALBUTAMOL, der anvendes som et bronkodilaterendemiddel, dvs. præcist for de varer, for hvilke vore klienter søger registrering. Det må anses for udelukket, at Sundhedsstyrelsen, netop på grund af elementet SALBU-»s stærkt suggestive karakter, ville godkende mærker indeholdende elementet SALBU- (der blot for lægen viser, at der her er tale om et præparat på basis af stoffet SALBUTAMOL), men vil netop se til suffikset som den del af mærket/mærkerne, der differentierer de i handelen værende SALBU-præparater fra hinanden. Med i sine overvejelser og drøftelser med patienten, forinden det pågældende præparat ordineres, vil den pågældende læge netop medtage spørgsmålet om præparatets dispenseringsform: Da der som nævnt er tale om et receptpligtigt præparat, vil dette alene blive ordineret, administreret og udleveret af særdeles veluddannet og kompetent personale, nemlig læger, sygeplejersker, farmaceuter eller apoteksassistenter.

På den ovenfor anførte baggrund skal vi tillade os at forvente, at Direktoratet vil frafalde modholdelsen af SALBUDISK-registreringen og lade den nærværende ansøgning fremme til registrering.«

I besvarelse heraf skrev Direktoratet den 6. april 1993 som følger:

»Vi har overvejet sagen på ny og må, uanset det af Dem anførte, fastholde, at Deres mærke er forveksleligt med det under VR 6544 1989 registrerede varemærke, SALBUDISK.

Det er korrekt, at forstavelserne SALBU- leder tanken hen på stofbetegnelsen »salbutamol«, men dette bevirker ikke, at elementet SALBU- er særdeles svagt i kl. 5, som anført af Dem. Der er således kun 4 andre mærker i denne klasse, der indledes med bestanddelen SALBU- og alene et andet mærke, nemlig VR 6544 1989, der tillige har bogstavet D tilfælles med Deres mærke. De to mærker anses derfor for såvel visuelt som lydligt forvekslelige og samtykke må fremskaffes fra indehaverne af det fremdragne mærke.

Samtykkeerklæring skal indsendes til direktoratet inden udløbet af ovennævnte frist, da ansøgningen eller vil blive afslået.'

Efter at klageren i skrivelse af 17. maj 1993 havde bedt om, at sagen måtte blive afgjort på det foreliggende grundlag, afslog direktoratet den 30. september 1993 ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1, idet det ansøgte mærke kan forveksles med det registrerede varemærke VR 6544 1989 SALBUDISK.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 29. november 1993 indbragt for Patentankenævnet.

I ankebegrundelse af 7. februar 1994 skriver klageren bl.a. som følger:

»....I skrivelsen af 6. april 1993 fastholder Patentdirektoratet sin tidligere afgørelse, nemlig at de to mærker er forvekslelige. Man giver os medhold i, at det fælles præfiks SALBU leder tanken hen på stofbetegnelsen »salbutamol«, men gør gældende, at dette ikke bevirker, at elementet SALBU- er særdeles svagt i klasse 5, under henvisning til, at der i forvejen kun findes 4 andre mærker på det danske varemærkeregister, der indledes med præfikset SALBU.

Med skrivelse af 26. oktober 1992 fremsendte vi til Direktoratet en kopi af Skriptor, Dansk Lexikon 1992. Det fremgår heraf, af der på det danske register kun er registreret en RINN-betegnelse med præfikset SALBU, nemlig stoffet »salbutamol«. Når præfikset SALBU benyttes for varemærker i klasse 5, leder et således ikke blot tanken hen på stofbetegnelsen »salbutamol«, men peger entydigt på dette stof som den aktive bestanddel af det præparat, der forhandles/tænkes forhandlet under det pågældende varemærke. Stoffet »salbutamol« er, som tidligere meddelt, et »sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på beta 2-receptorer«, og stoffet anvendes som bronkodilaterende middel, jfr. den med vor skrivelse af 26. oktober 1992 fremsendte kopi af Lægemiddelkataloget.

Da der kun findes en international stofbetegnelse, der indeholder præfikset SALBU, må det anses for udelukket, at noget medicinalfirma ville anvende dette element for andre produkter end sådanne, der indeholder »salbutamol«. Ligeledes må det anses for helt udelukket, at Sundhedsstyrelsen, der skal godkende alle medicinske produktnavne her i landet, ville godkende navne/mærker indeholdende elementet SALBU, medmindre der var tale om sådanne lægemidler, der indeholder stoffet »salbutamol«.

På den ovenfor anførte baggrund må vi fastholde, at elementet SALBU er særdeles svagt for så vidt angår varemærker i klasse 5. Afgørende for, om dette er tilfældet kan og bør vel ikke være, hvor mange mærker der i forvejen findes på registeret indeholdende dette element, men elementets betydningsmæssige indhold, i dette tilfælde en entydig pegen på stofbetegnelsen »salbutamol«.

Som tidligere oplyst, er det præparat, der tænkes markedsført under mærket SALBUDUR, receptpligtige. Præparatet vil således kun blive udleveret efter ordination af en læge, der ifølge sin faglige viden vil være udmærket bekendt med »oprindelsen« til præfikset SALBU i mærket SALBUDUR, nemlig den internationale stofbetegnelse for stoffet »salbutamol«. Den læge, der skal ordinere et bronkodilaterende præparat, vil ikke, når valget står mellem forskellige SALBU-præparater, lade sig lede af præfikset SALBU, der jo blot for lægen viser, at der her er tale om et præparat på basis af stoffet salbutamol, men vil netop vende sig mod suffikset som den del af mærket/mærkerne, der differentierer de i handelen værende SALBU-præparater fra hinanden.

Vi har allerede i vor korrespondance med Direktoratet, nemlig i vor skrivelse af 26. oktober 1992 og i vor skrivelse af 17. marts 1993, gjort fyldigt rede for de store visuelle, fonetiske og betydnings- og associationsmæssige forskelle mellem de to suffikser DISK/DUR.

Begge de to suffikser har klare associationer i retning af helt forskellige dispenserings- eller applikations-former. Suffiket DUR i vore klienters mærker stammer fra det latinske verbum »durare, der betyder »varer« eller »varer ved«, og vore klienters ansøgning dækker da også i overensstemmelse hermed tabletter eller kapsler med lang virkningstid (lang duration) til behandling af astma samt andre former for vejrtrækningsbesvær.

Suffiket DISK (som i SALBUDISK) er et kendt begreb for en bestemt måde at indtage et astmapræparat på. Præparatet indtages således via en plade, en såkaldt »diskhaler«, gennem hvilken patienten suger luft. Metoden kan sammenlignes med et magasin til en seksløber, idet patienten, efterhånden som præparatet skal indtages, drejer pladen/disken, hvorpå han tømmer den »disk«, der er ud for sugehullet.

Ansøgerne oplyser iøvrigt, at mærket SALBUDISK aldrig har været anvendt her i landet. Formentlig fordi mærket er så stærkt suggestivt, både med hensyn til indhold (»salbutamol«) og dispenseringsform (via en »disk«). Mærket må antages at være opstået i en periode, hvor man regnede med at stoffet »salbutamol« skulle indgives via en »disk«. Denne metode blev dog meget hurtigt indhentet og overhalet af andre og endnu smartere måder at indgive stoffet på.

Iøvrigt kan man ikke forestille sig et stof, der både skal indtages via en disk (SALBUDISK)j, og som samtidig har lang duration (SALBUDUR). Et præparat, der inhaleres, vil ikke på samme måde som det kan være tilfældet ved præparater i tablet- eller kapselform, kunne have en special langtidsvirkning.

På grund af disse forskelle mener vi ikke, at den omstændighed, at de to her omhandlede mærker SALBUDISK/SALBUDUR udover præfikset SALBU tillige har bogstavet D tilfælles, er tilstrækkeligt til, at der her kan statueres forvekslelighed i varemærkeretlig henseende, og vi skal derfor henstille, at Pa-tentankenævnet omgør den af Direktoratet trufne afgørelse.' I fortsættelse heraf fremsendte klageren den 14. april 1994 følgende:

1) Kopier fra Dansk Lægemiddelstatistik for årene 1987-1993.

2) Kopi af Lægemiddelkataloget 1992.

3) Kopi af en brugsanvisning for en såkaldt »diskhaler«.'

og bemærkede i den anledning:

» Ad 1)

Alle de lægemiddelprodukter, der er i handelen i Danmark, bliver opført i Dansk Lægemiddelstatistik. Af det fremsendte materiale vil det fremgå, at der på det danske marked alene er henholdsvis to og tre præparater, hvis varemærker/navne starter med forstavelsen Salbu, nemlig Salbulin, Salbutamol og Salbuvent.

Ad 2

Det fremgår af det danske Lægemiddelkatalog, at præparaterne Salbulin, Salbutamol og Salbuvent alle som den aktive bestanddel har stoffet »Salbutamol«.

Ad 3

Brugen af en såkaldt »diskhaler« fremgår af denne brugsanvisning.

Et præparat, der eventuelt måtte forhandles under varemærket SALBUDISK, må antages at skulle indtages via en »diskhaler«. Ansøgernes SALBUDUR-præparat derimod indtages i tabletform. Af den fremsendte brugsanvisning fremgår det, at der er tale om helt forskellige dispenseringsformer.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 20. april 1995.

For klageren mødte varemærkekonsulent Lilli Christensen, som havde lejlighed til at udtale sig.

Ankenævnet skal udtale:

Uagtet det ansøgte varemærke SALBUDUR (ordmærke) har de to første stavelser samt det første bogstav i tredje stavelse til fælles med det modholdte mærke SALBUDISK, findes mærkerne efter en helhedsvurdering ikke forvekslelige. Det er herved tillagt betydning, at der er tale om medicinske receptpligtige præparater med forskellige dispenseringsformer, og at det må forventes, at en læge vil være opmærksom på forskellen på suf-fikserne DISK og DUR.

Herefter bestemmes:

Det af Direktoratet modholdte mærke findes ikke til hinder for registrering af det ansøgte mærke.

Grøning-Nielsen Hans Chr. Thomsen. S. Gulmann

Versioner

1. 1995-06-22