Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1995/10059@1995-07-31/da

Indhold

1. Indledning

År 1995, 31. juli afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende KENDELSE i sagen j.nr. V 4/94: Klage fra Bacardi & Company Limited, Bahamaøerne, v/Patentbureauet Chas. Hude over Patentdirektoratets afgørelse af 2. december 1993 af varemærke- ansøgning nr. 6126 1991.

Den 28. august 1991 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket BISCAYN (ordmærke) for alle varer i klasserne 32 og 33.

I skrivelse af 7. maj 1992 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærker:

VR 0144 1954 BISCA (ordmærke) VR 1425 1967 BISCA (figurmærke).

Klageren skrev i den anledning den 26. januar 1993 følgende til direktoratet:

»Jeg skal hermed høfligst anmode Direktoratet om at tage sagen op til fornyet overvejelse, eftersom det er ansøgernes og undertegnedes opfattelse, at det ansøgte mærke, der består af ordet BISCAYN ikke kan forveksles med de af Direktoratet fremdragne registrerede mærker

VR 144/1954 BISCA VR 1425/1967 BISCA + fig.

I denne forbindelse skal jeg for det første påpege, at det ansøgte mærke vel først og fremmest må betragtes som et fantasiord, men dernæst giver en klar association til den biscayiske bugt (Biscayen), der er kendt for at være et meget stormfuldt farvand, og som følge deraf er der tale om et særpræget og stærkt associationsgivende ord.

På den anden side giver det korte ord BISCA en klar association i retning af »biscuits«, og det bemærkes da også for en ordens skyld, at der i praksis er tale om et varemærke netop for »kiks og biscuits«. Forleddet BISC- er imidlertid ikke specielt særpræget i denne forbindelse, og der findes da også en del varemærker indenfor nærings- og nydelsesmiddelklasserne med dette forled, eventuelt med varianten BISK-. Jeg kan i denne forbindelse eksempelvis henvise til VR 3890/1979 BISCROK samt til VR 2127/1982 BISKETTEN og VR 1702/1952 BISKVIK.

Der er således væsentlige forskelle mellem mærkerne, både visuelt og fonetisk. Det er ikke tilstrækkeligt at det ene mærke indeholder det andet, og i denne forbindelse vil jeg gerne henvise til Rigmor Carlsen side 177, der anfører følgende afgørelser af parallel art:

MESTER MESTERKOK MILDRED MILD MINUS MINUSSUKKA MINUS MINUSMØG

Her indeholdes det ene mærke klart i det andet, og alligevel er der efter en samlet vurdering blevet statueret ikke-forvekslelighed. Jeg mener, at der i den foreliggende sag med lige så stor rimelighed bør kunne statueres ikke-forvekslelighed mellem BISCAYN på denne ene side og BISCA på den anden, og det gælder både ordmærket og det kombinerede ord- og figurmærke.

I hvert fald må det dog statueres, at det ansøgte mærke ikke på nogen måde vil kunne forveksles med det kombinerede ord- og figurmærke, der klart domineres af det sorte kvadrat samt afbildningen af en mølle. Denne indikerer jo iøvrigt også, at der er tale om »mølleriprodukter«.

Jeg anmoder herefter høfligst Direktoratet om at overveje begge de modholdte mærker påny, og det skulle naturligvis glæde mig, om Direktoratet herefter ville være sindet at acceptere ansøgningen til registrering og bekendtgørelse i Dansk Varemærketidende.'

Den 24. marts 1993 fastholdt direktoratet, at mærkerne var forvekslelige.

Direktoratet anførte bl.a. følgende:

»Vi fastholder, at det ansøgte mærke er forvekslelig med VR 0144 1954 og VR 1425 1967 begge indeholdende ordet BISCA, idet de 5 første bogstaver af ialt 7 er identiske....«

Klageren fastholdt ved skrivelse af 23. juli 1993, at mærkerne ikke kan anses som forvekslelige og udtalte som følger:

»Jeg skal endnu en gang anmode Direktoratet om at overveje forveksleligheden med de modholdte mærker.

Det er fortsat både ansøgernes og undertegnedes opfattelse, at mærkerne BISCA og BISCAYN ikke kan anses for forvekslelige. Den omstændighed, at fem af bogstaverne i de omhandlede mærker er identiske, bør efter vor opfattelse ikke alene kunne begrunde, at mærkerne er forvekslelige. Der må og bør tages hensyn til mærkerne i deres helhed, d.v.s. både det visuelle billede, mærkerne danner samt det auditive indtryk og ikke mindst de associationer, som mærkerne giver.

På det visuelle plan forekommer der en væsentlig forskel på grund af endebogstaverne YN i det ansøgte mærke. Denne bogstavsammensætning er meget usædvanlig, i hvert fald på det danske sprog og giver derfor det ansøgte mærke et helt specielt og særligt særpræg.

Også udtalemæssigt forekommer der en meget væsentlig forskel mærkerne imellem. De modholdte mærker vil blive udtalt som BISKA, hvorimod det ansøgte mærke på grund af den sjældne bogstavkombination YN vil blive udtalt BISKAJN.

Samtidigt må det påny understreges, at det ansøgte mærke vil give forbrugerne nogle meget stærke associationer i retning af den biscayiske bugt. Et farvand, der vil være de danske forbrugere bekendt, og som vil fremtræde tydeligt i hvert et atlas, selv et børneatlas. Der foreligger for mig således ingen tvivl om, at ordet BISCAYN som ansøgt giver den almindelige forbruger en helt klar association i retning af den geografiske betegnelse for det særlige farvand, den biscayiske bugt. Samme forhold gør sig på ingen måde gældende med de modholdte mærker og det korte ord BISCA.

I nærværende sag mener jeg derfor, at der bør lægges en afgørende vægt på det begrebsmæssige indhold og de associationer, mærkerne giver, ligesom tilfældet har været i andre sager, som f.eks. HANNE MANNE,

hvor mærkerne trods den omstændighed at fire ud fem bogstaver var identiske, ikke blev anset for forvekslelige, idet de begrebsmæssigt klart afveg fra hinanden.

Udfra en helhedsmæssig vurdering af mærkeligheden finder jeg derfor ikke, at der er nogen risiko for forveksling, bl.a. når der tages hensyn til den helt specielle og meget sjældent anvendte bogstavkombination YN i det ansøgte mærke, samt under hensyn til at det ansøgte mærke giver nogle meget stærke associationer ti en betegnelse for et særligt farvand i Europa, som vil være bekendt for de danske forbrugere.

Udfra disse særlige konkrete omstændigheder, der foreligger i denne sag, beder jeg derfor høfligst Direktoratet om endnu en gang at overveje sagen og overveje, hvorvidt mærket ikke herefter vil kunne accepteres til registrering og bekendtgørelse i Dansk Varemærketidende.«

Den 2. december 1993 afslog direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1 og udtalte endvidere:

»....Selvom BISCAYN kan give associationer til den biscayiske bugt, tillægger vi det en afgørende betydning at BISCA er fuldstændig indeholdt i det ansøgte mærke og det er den første del af mærket der mest huskes af det købende publikum....«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 2. februar 1994 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes.

I ankebegrundelse af 8. april 1994 skriver klageren bl.a.:

»....Det fremgår, at Patentdirektoratet lægger afgørende vægt på det faktum, at ordet BISCA er helt indeholdt i ordet BISCAYN, men denne »tommelfingerregel« bør ikke gøres til et dogme, og der findes da også mange eksempler på, at 2 varemærker ikke er blevet anset som forvekslelige, selvom det ene er fuldstændig indeholdt i det andet. Jeg kan i denne forbindelse henvise til bilag 4, nemlig min skrivelse til Patentdirektoratet af den 26. januar 1993, hvori jeg henviste til 4 afgørelser fra registreringspraksis, der er nævnt i Rigmor Carlsens bog Varemærker - Registreringspraksis, side 177, jf. vedlagte kopi (bilag 8). I alle de 4 tilfælde er det ene mærke indeholdt i det andet, men andre omstændigheder bevirker, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning alligevel ikke er forvekslelige. Det samme gør sig efter ansøgernes og undertegnedes opfattelse gældende i den foreliggende situation.

Det er uomtvisteligt, at Biscayn er navnet på det meget stormfulde farvand umiddelbart vest for Frankrig og nord for Spanien, og selvom stavemåden kan ændre sig en smule, er der ikke tvivl om, at forbrugerne vil opfatte det ansøgte mærke som navnet på det nævnte farvand.

Det skal i denne forbindelse for en ordens skyld anføres, at navne på farvande normalt registreres som varemærker i lighed med f.eks. navne på bjerge og floder, idet det afgørende er, at produktion ikke kan finde sted. Det gælder i hvert fald for varer i klasserne 32 og 33, når der er tale om et farvand. Modsat kan nævnes varemærket NORDSØ-GAS for »gas«.

Der er således ikke tvivl om det ansøgte mærkes principielle registrerbarhed, og det fastholdes, at betydningen er så velkendt, at der skal meget til, førend mærket selv i et delvist udvisket erindringsbillede vil kunne forveksles med andre mærker.

De af Direktoratet modholdte mærker, jf. bilag 3, består dels af ordet BISCA (VR 144/1954) og dels af et kombineret ord- og figurmærke indeholdende ordet BISCA (VR 1425/1967). Det bemærkes i denne forbindelse, at ordmærket ikke omfatter klasse 33, medens det kombinerede ord- og figurmærke omfatter både klasse 32 og klasse 33.

Uanset klassedækningen er det min opfattelse, at ordet BISCA har en klar association til »bisquits«, og som også tidligere nævnt anvender Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger netop varemærkerne for »kiks og bisquits«. Jeg vedlægger i denne forbindelse til yderligere orientering kopier af nogle yderligere registreringer indeholdende ordet BISCA, der skulle tale for sig selv (bilag 9).

At forleddet BISC- eller BISK- ikke er specielt særpræget i relation til »nærings- og nydelsesmidler« fremgår af de i min skrivelse af den 26. januar 1993 (bilag 4) nævnte eksempler, nemlig VR 3890/1979 BISCROK, VR 2127/1982 BISKETTEN og VR 1702/1952 BISKVIK, der ligeledes vedlægges i kopi (bilag 10).

Ordet BISCA er således ikke specielt »stærkt« i varemærkeretlig henseende, og på grund af de klare og naturlige associationer til »bisquits« og lignende, er der også her grund til at antage, at risikoen for forveksling med andre mærker er mindre, end hvis der havde været tale om et fantasimærke uden klare associationer.

Dette bevirker i forholdet til ordet BISCAYN, at der ikke er nogen risiko for forveksling, og jeg kan i denne forbindelse igen henvise til eksemplerne i Rigmor Carlsens bog, der er vedlagt som bilag 8. Jeg ser ikke anderledes på sagen, end at ordene BISCA/BISCAYN må være en parallel sag, der bør afgøres på samme måde.

Min primære påstand går derfor som tidligere nævnt ud på, at begge de modholdte mærker frafaldes, og at ansøgningen for BISCAYN derefter tilbagesendes til Patentdirektoratet til videre behandling. Det vil sige for såvel klasse 32 som for klasse 33.

Imidlertid vil jeg gerne tilføje en subsidiær påstand, hvorefter de modholdte mærker frafaldes, og ansøgningen tilbagesendes til Patentdirektoratet til videre behandling delukkende for klase 33. Jeg skal nærmere begrunde denne påstand.

Det er min opfattelse, at der absolut ikke er nogen risiko for forveksling mellem ordet BISCAYN og det kombinerede ord- og figurmærke, som er registreret under VR 1425/1967. Det er ikke afgørende, at ordet BISCA indgår i mærket, og i øvrigt er ordet skrevet med en ganske særlig typografi. Mærket domineres klart af en sort kvadrat samt billedet af en mølle, og når henses til disse yderligere visuelle og associationsgivende elementer, ville det være urimeligt, om modholdet blev fastholdt.

For så vidt angår ordmærket BISCA, VR 144/1954, bemærker jeg endnu en gang, at dette ikke angår klasse 33, og hvis klasse 32 slettes af ansøgningen, således at den direkte varekollision bortfalder, er det min opfattelse, at der også bør kunne ses bort fra henvisningen til VR 144/1954 BISCA. Jeg henviser i denne forbindelse endnu en gang til bilag 8, hvor det i forbindelse med sagen MESTER MESTERKOK anføres, at mærkerne ikke er forvekslelige under hensyntagen til, at der ikke er direkte varesammenfald! Det samme vil i givet fald være tilfældet i den aktuelle sag, og dermed vil enhver risiko for forveksling også med ordmærket være elimineret.'

I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 15. september 1994 afgivet følgende udtalelse:

» Varemærkeansøgning VA 6126 1991, ordet BISCAYN.

Med skrivelse af 15 jul 1994 har Patentankenævnet fremsendt klagebegrundelse af 08 apr 1994 i ovennævnte sag med henblik på, om direktoratet har bemærkninger til sagen.

Direktoratet skal i denne anledning udtale følgende:

Ansøgningen er afslået dels af hensyn til det under VR 144 1954 registrerede varemærke bestående af ordet BISCA, som er registreret bl.a. for klasse 32: Næringsmidler i form af drikkevarer (ikke indeholdt i andre klasser), men ikke for varer i klasse 33, dels af hensyn til det under VR 1425 1967 registrerede varemærke indeholdende ordet BISCA, som er registreret bl.a. for alle varer i klasserne 32 og 33.

Klagerens primære påstand går ud på, at begge de modholdte mærker frafaldes, men i klagen er tilføjet en subsidiær påstand, hvorefter de modholdte mærker frafaldes, efter at ansøgningen bliver begrænset til at angå klasse 33.

Det er direktoratets opfattelse, at der efter en begrænsning til klasse 33 vil kunne ses bort fra det under VR 144 1954 registrerede varemærke, da denne registrering ikke omfatter klasse 33 og ligheden mellem dette mærke og det ansøgte mærke ikke er så stor, at mærkerne må anses for forvekslelige, når de angår varer i forskellige klasser.

Derimod finder direktoratet, at selv om ansøgningen begrænses til at angå klasse 33, må det ansøgte mærke fortsat anses for at være forveksleligt med det under VR 1425 1967 registrerede varemærke, der er registreret for alle varer i klasse 33. Selv om det registrerede mærke består af en sort kvadrat samt indeholder tegningen af en mølle, må ordet BISCA også ved denne registrering tillægges fuld beskyttelse, da det indtager en fremtrædende plads i mærket. Direktoratet finder fortsat, at ordene BISCAYN og BISCA må anses for forvekslelige af de i direktoratets tidligere skrivelser anførte grunde.

Direktoratet henstiller derfor, at Ankenævnet stadfæster det ved direktoratets skrivelse af 02 dec 1993 meddelte afslag, uanset om ansøgningen begrænses til alene at angå klasse 33.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 1995.

For klageren mødte cand.jur. Henrik Jespersen, der principalt anførte, at intet af de modholdte mærker var forvekslelige med det ansøgte, som har en associerende betydning til Den biscaiske Bugt og derfor ikke kan betragtes som et kunstord subsidiært kan VR 0144/54 ikke være til hinder for registrering i klasse 33.

Ankenævnet skal udtale:

Også under hensyn til det afsluttende bogstav i det ansøgte mærke findes dette ikke at være kendt i den af ansøgeren anførte geografiske betydning. Mærkerne findes herefter at måtte bedømmes som fantasiord og findes forvekslelige. En begrænsning til klasse 33 er således uden betydning.

Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen J.C. Warnich-Hansen

Versioner

1. 1995-07-31