Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1995/50876@1995-02-23/da

Indhold

1. Indledning

År 1995, den 23. februar afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 6/93: Klage fra MEM-O-MATIC GmbH, Tyskland, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 7. januar 1993 af varemærkeansøgning nr. VA 4922 1985 efter indsigelse fra Delta Circuit Protection and Controls Limited, Storbritannien, v/Patentbureau Chas. Hude. Den 4. september 1985 indleverede MEM-O-MATIC GmbH, Tyskland, v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S en ansøgning om registrering af varemærket MEM-O-MATIC (ordmærke) for nærmere angivne varer i klasserne 9 og 16. Ansøgningen blev den 4. april 1990 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 31. maj 1990 nedlagde Delta Circuit Protection and Controls Limited, Storbritannien, v/Patentbureauet Chas. Hude i medfør af varemærkeloven af 1959, § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes, at det ansøgte varemærke måtte betragtes som forveksleligt med registrering nr. 1325 1976 MEM. Indsiger anførte endvidere: »Denne registrering omfatter alle varer i klasse 9, og det ansøgte varemærke for MEM-O-MATIC omfatter specificerede varer i samme klasse samt varer i klasse 16. Der er således vareidentitet for så vidt angår klasse 9. Mærkerne må også betragtes som forvekslelige, idet registrering nr. 1325/76 MEM er fuldt ud optaget i det fremlagte mærke, der i øvrigt består af den i varemærkemæssig henseende svage tilføjelse O-MATIC. Det angives således, at MEM har noget at gøre med automatik o.lign., hvilket klart har relation til varerne i klasse 9. Jeg vil derfor betragte tilføjelsen O-MATIC til ordet MEM som mere eller mindre beskrivende - i hvert fald suggestivt -og dermed svag, hvilket i høj grad skærper forvekslingsfaren mellem mine klienters mærke MEM og varemærket MEM-O-MATIC. Mine klienter har instrueret mig om at tage direkte kontakt med det tyske selskab MEM-O-MATIC GmbH, electronische Aufrufsysteme, idet mine klienter har nedlagt indsigelse i andre lande, herunder bl.a. Sverige, og ansøgerne som følge heraf har slettet klasse 9 i den svenske ansøgning....« I skrivelse af 7. september 1990 udtalte ansøgeren som følger: »....Efter at have været i kontakt med ovennævnte ansøgerfirma vedr. den nedlagte indsigelse på grundlag af varemærkeregistrering nr. 1325-1976, har vi modtaget følgende oplysninger:

1) Indsigerfirmaet Delta Circuit Protection og Controls Limited har ikke indgået nogen forligsmæssig aftale.

2) I England er varemærket MEM-O-MATIC registreret den 7. maj 1985 under nr. 1 241 331 for en række varer i klasse 9, skønt indehaverne af varemærket MEM nedlagde indsigelse, jvf. vedlagte kopi af det engelske registreringsbevis.

3) Endvidere oplyser ansøgerne, at det heller ikke korrekt, at indsigelsen på basis af varemærket MEM imod MEM-O-MATIC ansøgningen i Sverige blev kronet med held, jvf. at indsigerne anfører, at man nedlagde indsigelse imod nævnte ansøgning og opnåede en slettelse af klasse 9. Den nedlagte indsigelse blev derimod tilbagevist, således at MEM-O-MATIC blev registreret den 2. juni 1989 under nr. 214 032, jvf. vedlagte kopi af nævnte registrering.

På grundlag af det ovenfor anførte skal vi således henstille, at den nedlagte indsigelse tilbagevises, og at nærværende ansøgning herefter registreres i overensstemmelse med offentliggørelse heraf.« Indsiger anførte i skrivelse af 13. februar 1991 følgende: »Under henvisning til ansøgernes indlæg dateret 7. september 1990 skal jeg herved fastholde den nedlagte indsigelse og henstille, at ansøgning nr. 4922/1985 MEM-O-MATIC afslås registrering, subsidiært at klasse 9 i varefortegnelsen begrænses. Til støtte for indsigelsen henvise jeg til min indsigelsesbegrundelse dateret 31. maj 1990 og kan tilføje, at det efter min opfattelse vil udgøre en afvigelse fra registreringspraksis, såfremt sameksistensen mellem de to mærker blev accepteret. Jeg har undersøgt registeret i klasse 9 og har ikke fundet nogle tilfælde, hvor Direktoratet for en anden indehaver har optaget et mærke bestående af et allerede registreret ordmærke efterfulgt af den varemærkemæssigt svage endelse (O-)MATIC for samme varer. I den forbindelse kan jeg dog henvise til reg. nr. 1395/1963 TEMPO-MATIC, hvor Direktoratet under behandlingen først modholdt reg. nr. 510/1940 TEMPO, men senere frafaldt modholdet, idet indehaverne af begge mærker var Max Bodenhoff A/S. Med hensyn til det af ansøgerne anførte under pkt. 1) i sit indlæg kan jeg oplyse, at det på intet tidspunkt har været påstået, at der mellem parterne skulle være indgået en forligsmæssig aftale, men mulighederne herfor har været undersøgt af mig for indsigerne. Hvad angår det under pkt. 2) i ansøgernes indlæg, har indsigerne oplyst, at der ikke blev nedlagt indsigelse i England, idet man først blev opmærksom på offentliggørelsen af MEM-O-MATIC efter udløbet af indsigelsesfristen. Desuden kan jeg oplyse, at indsigelsessagen i Sverige blev afsluttet ved, at ansøgerne lod nogle af varerne i klasse 9 slette, hvorefter indsigerne trak indsigelsen tilbage. Til dokumentation vedlægges kopi af den svenske ansøgning nr. 83-0410 samt af den senere registrering nr. 214 032, hvor det ses, at varerne »elektroniska visaranordningar och indikatorer, overvakningsapparater, anslags-, informations- och kontrolltavlor: utlamningsapparater for kontrollbrickor och -marken« er blevet undtaget. Jeg vedlægger desuden kopi af skrivelse dateret 18. november 1988, hvori det meddeles, at nogle af varerne i ans. nr. 83-410 blev overflyttet fra klasse 9 til klasse 16, ifølge instruktioner fra ansøger, tidligere TURN-O-MATIC. Fra registreringspraksis kan jeg henvise til Varemærker - Registreringspraksis v/Rigmor Carlsen: s. 219 MULTI-E-VITAL = E-VITAL s. 225 PRE-KEMI = PRE Tillægget: s. 46 SUNDROPS = SUN s. 61 SCANDIMEAT = SCAN s. 84 PLUS+TAG = PLUS s. 98 MEMORY CENTER = MEMORY Alle foranstående eksempler er for registrerede mærker, hvor tilføjelsen af et beskrivende henholdsvis svagt element ikke har kunnet etablere en ny varemærkeret. På grundlag af ovenstående skal jeg herved henstille, at indsigelsen tages til følge, og at ansøgningen afslås,subsidiært begrænses i klasse 9.' I besvarelse heraf udtalte ansøger i skrivelse af 1. juli 1991: »....Indsigerne bemærker i skrivelse af 13. februar d.å. til Patentdirektoratet, at indsigelsessagen i Sverige blev afsluttet ved, at ansøgerne lod nogle af varerne i klasse 9 slette, hvorefter indsigerne trak indsigelsen tilbage. Dette er imidlertid ikke korrekt ifølge ansøgerne, idet disse oplyser, at den nedlagte indsigelse blev tilbagevist, således som også anført under punkt 3) i vort brev af 7. september 1990 til Patentdirektoratet. Det oplyses endvidere i indsigernes skrivelse af 13. februar d.å. til Direktoratet, at der ikke blev nedlagt indsigelse i England, idet man først blev opmærksom på offentliggørelsen af MEM-O-MATIC efter udløbet af indsigelsesfristen. I den anledning oplyser ansøgerne imidlertid, at myndighederne oprindeligt henviste til eksisterende varemærkeregistrering 559 579 MEM som værende hindrende for en registrering af MEM-O-MATIC . Efter en klarlæggelse af varefortegnelsen, der naturligvis kun omfatter klasse 9, anså myndighederne ikke længere den eksisterende registrering nr. 559 579 MEM som registreringshindrende for MEM-O-MATIC ansøgningen, og efter offentliggørelse af ansøgningen fandt registrering sted. Da de bemærkninger, der er anført på vegne indsigerne i forb. m. registreringen af MEM-O-MATIC i Sverige ikke svarer til kendsgerningerne, er der hos ansøgerne opstået tvivl om, hvorvidt indsigerne først blev opmærksomme på varemærket MEM-O-MATIC i England efter udløbet af indsigelsesfristen. Det synes langt mere sandsynligt - efter at tilbagevisningen af indsigelsen i Sverige ikke blev appelleret - at indsigelse i England ikke blev nedlagt, da forveksleligheden mellem MEM og MEM-O-MATIC allerede var blevet afvist. Ansøgerne er således ikke indstillet på at foretage en begrænsning i klasse 9. En sådan begrænsning besværliggøres også af, at der forud for offentliggørelse af ansøgningen har været en del problemer angående klassificeringen. Ansøgerne oplyser, at det er uden betydning for dem, om varearterne »udleveringsapparater til kontrolmærker - også uden elektrisk eller mekanisk drivkraft eller bevægelige dele« nævnes i klasse 9 som i Danmark eller i klasse 16 som i Sverige. Man kan lige så lidt give afkald på disse varer som på de øvrige varer i klasse 9, jfr. at disse også er omfattet af den svenske registrering. Det anføres endvidere på vegne indsigerne i brev af 13. februar d.å., at det efter disses opfattelse vil udgøre en afvigelse fra registreringspraksis, såfremt sameksistensen mellem varemærket MEM og varemærket MEM-O-MATIC blev accepteret. Vi skal i denne forbindelse anføre, at der i forvejen på registret eksisterer en række varemærker i klasserne 9 og 16 indholdende MEM / MEMO , nemlig eksempelvis følgende: VR 2319 1990 MEMFO (klasse 16) VR 1359 1985 MEMO-HEX (- 16) VR 0023 1979 MEMO-PLANNER (- 16) VR 2548 1986 MEMO'BASE (- 9) VR 1010 1980 MEMO'GUARD (- 9) VR 5449 1989 MEMO'SOFT (klasserne 9 og 16) VR 5657 1989 MEMO'TERM (klasse 9) VR 1430 1986 MEMO'TIME (- 16) VR 2875 1975 MEMO'TIME (- 9) VR 1718 1966 MEMOFAX (klasserne 9 og 16) VR 3818 1989 MEMOPROX (klasse 9) VR 3817 1987 MEMOPROXY (- 9) VR 3603 1985 MEMORITE (- 9) VR 2150 1981 MEMOSCAN (- 9) VR 4387 1983 MEMOSET (- 9) Vi mener således ikke, at det er i strid med registreringspraksis at registrere det ansøgte varemærke MEM-O-MATIC , selv om dette er skrevet med bindestreg efter mærkebestanddelen MEM . Denne specielle skrivemåde bevirker ikke en anderledes udtale af det ansøgte varemærke, idet dette naturligt vil blive udtalt MEMO-MATIC . Endvidere giver det ansøgte varemærke klart associationer i retning af noget, man skal huske, idet mærkebestanddelen MEM-O må betragtes som en forkortelse af det engelske ord »memory«. Når man ser og hører indsigermærket MEM , får man ikke nogen som helst associationer - heller ikke i retning af »memory« / noget med at huske. Vi skal således på det foreliggende grundlag henstille, at Direktoratet tilbageviser den nedlagte indsigelse.' I anledning af indsigelsen udtalte Patentdirektoratet i skrivelse af 22. oktober 1991 bl.a. følgende: »....I ovennævnte anledning skal det meddeles, at da der er varesammenfald, er det afgørende for, om mærkerne kan anses for forvekslelige, om der er mærkelighed. Direktoratet mener, at der en sådan mærkelighed, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Det ansøgte mærke består af betegnelsen MEM-O-MATIC, og det er direktoratets opfattelse, at en naturlig udtalelse er MEM-O-MATIC og ikke Memo Matic. Endelsen O-MATIC findes i talrige varemærker, og betragtes af direktoratet som en svag endelse. Ordet MEM, som er den første del af mærket, og som derfor er det, som præger sig i det købende publikums bevidsthed, fremtræder som den dominerende del af mærket. Det er selve dette ord nemlig MEM, der er registreret for indsigerne under VR 1325 1976 for hele klasse 9. Ordet MEM udgør et selvstændigt ord i mærket. Da der således er mærkelighed, må mærkerne anses for forvekslelige. Ansøgningen må herefter begrænses til sådanne varer, der ikke kolliderer med de varer, der er omfattet af den nævnte registrering. Den fornødne begrænsning forventes foretaget snarest muligt og senest inden 2 måneder fra dato. Indsendes der ikke svar i sagen, vil indsigelsen blive endelig taget til følge, og ansøgningen afslået....« I skrivelse af 24. februar 1992 fastholdt ansøgerne, at der efter ansøgers formening ikke foreligger forvekslelighed, og fortsatte: »....I denne forbindelse gør ansøgerne opmærksom på, at varemærket MEM sameksisterer side om side med varemærket MEM-O-MATIC i Tyskland, jf. vedlagte kopier af de to tyske registreringer. Da en sådan sameksistens kan finde sted i Tyskland samt tillige i England, der begge er EF-lande, mener ansøgerne også, at en sameksistens bør tolereres i EF-landet Danmark. Vi skal således henstille, at Direktoratet ser bort fra indsigermærket, således at en registrering kan finde sted af varemærket MEM-O-MATIC .« Direktoratet fastholdt i skrivelse af 6. marts 1992, at der foreligger forvekslelighed, og at ansøgningen måtte begrænses i overensstemmelse med, hvad direktoratet meddelte ansøger i skrivelse af 22. oktober 1991, da den ellers ville blive afslået. Herefter anmodede ansøger ved skrivelse af 6. november 1992 direktoratet om at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Direktoratet traf afgørelse i sagen den 7. januar 1993 og tog indsigelsen til følge. Ansøgningen blev afslået i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1 nr. 6 i varemærkelov af 1959, da det ansøgte mærke fandtes forveksleligt med det under VR 1325 1976 registrerede varemærke Mem. Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 5. marts 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at ansøgningen tilbagesendes til Patentdirektoratet til registrering. I ankebegrundelsen anfører klageren, udover at referere den tidligere korrespondance i sagen, følgende: »Under henvisning til bestemmelsen i § 44 i Varemærkelov af 1959, jvf. § 46 i Varemærkelov af 6. juni 1991, indankes den af Patentdirektoratet i skrivelse af 7. januar 1993 trufne afgørelse, hvorefter ovennævnte ansøgning om registrering af varemærket MEM-O-MATIC er afslået uanset de herfra på vegne ansøger fremførte argumenter. På ansøgernes vegne tillader vi os imidlertid at fastholde ansøgningen. Den 4. september 1985 indgav MEM-O-MATIC GmbH, Tyskland (bilag 1) ansøgning om registrering af ovennævnte varemærke i klasse 9 og 16: Klasse 9: Optiske, akustiske og elektrotekniske viserapparater, tælleapparater, signal- og overvågningsapparater, henvisnings- og kontroltavler, udleveringsindretninger til kontrolmærker. Klasse 16: Kontrol-, vente- og garderobemærker, især af papir eller pap, billetter, etiketter, nemlig selvklæbende etiketter,hængeetiketter, tryk- og prægeetiketter, udleveringsindretninger til kontrolmærker (samtlige ovennævnte varer ikke indeholdt i andre klasser). Under behandlingen af ovennævnte ansøgning henviste Direktoratet ikke til eksisterende registreringer, som hindringer for en registrering af varemærket MEM-O-MATIC . I skrivelse af 5. februar 1987 (bilag 2) meddelte Direktoratet blot, at varefortegnelsen ikke fuldt ud kunne accepteres. Det lykkedes at komme frem til en varefortegnelse, der kunne accepteres, og der henvises i denne forbindelse til den herfra indleverede svarskrivelse af 14. februar 1990 til Patentdirektoratet med præciseret varefortegnelse (bilag 3). Efter indlevering af denne skrivelse meddelte Patentdirektoratet i skrivelse af 5. marts 1990 (bilag 4), at ansøgningen snarest kunne bekendtgøres, idet der ikke længere sås noget til hinder herfor. Bekendtgørelsen fandt således sted i Varemærketidende nr. 14 af 4. april 1990 (bilag 5) for så vidt angår følgende varer: Klasse 9: Optiske, akustiske og elektroniske viserapparater, tælleapparater, signal- og overvågningsapparater, indikations- og kontroltavler, udleveringsapparater til kontrolmærker - også uden elektrisk eller mekanisk drivkraft eller bevægelige dele. Klasse 16....« Indsiger har i skrivelse af 11. juni 1993 påstået direktoratets afgørelse stadfæstet og har udtalt: »På vegne mine klienter skal jeg opretholde den mod varemærket MEM-O-MATIC rejste indsigelse under henvisning til, at det pågældende varemærke er forvekseligt med mine klienters registrering nr. VR 1325/1976 MEM. Denne registrering omfatter alle varer i klasse 9, og det ansøgte varemærke MEM-O-MATIC omfatter nogle præciserede varer i denne klasse. Der er derfor ingen tvivl om, at der er varesammenfald, og endvidere finder jeg, at det er hævet over enhver tvivl, at mærkerne MEM og MEM-O-MATIC må anses for forvekslelige. Jeg har i mine tidligere indlæg gjort rede herfor, og direktoratet har også fundet, at en sådan forveksling må anses for at foreligge, idet man har afgjort sagen til mine klienters fordel og nægtet registrering af varemærket MEM-O-MATIC for den pågældende varefortegnelse. I klagebegrundelsen fremføres der intet nyt i relation til det grundlag, som Patentdirektoratet har haft for at afgøre sagen, og da det er indsigers opfattelse, at sagen er tilstrækkelig belyst, og da jeg endvidere finder, at den af direktoratet trufne afgørelse er korrekt, skal jeg henstille til ankenævnet, at man stadfæster direktoratets afgørelse.« Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 1994. Ingen af parterne gav møde. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Versioner

1. 1995-02-23