Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1995/50887@1995-03-13/da

Indhold

1. Indledning

År 1995, den 13. marts afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 16/93: Klage fra Societe des Produits Nestle S.A., Schweiz, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 16. marts 1993 af varemærkeansøgning nr. VA 4445 1991 fra After Eight I/S, v/Rene Yde, Fredericia. Den 25. juni 1991 indleverede After Eight I/S v/Rene Yde, Fredericia, en ansøgning om registrering af varemærket After Eight (figurmærke) for alle varer i klasse 41. Ansøgningen blev den 11. december 1991 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 10. februar 1992 nedlagde klageren i denne sag, Societe des Produits Nestle S.A., Schweiz v/Hofman-Bang & Boutard A/S, i medfør af varemærkeloven af 11. juni 1959, § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes: »....Indsigelsen støttes på de danske varemærkeregistreringer VR 2328 1966 fig, VR 1279 1966 AFTER EIGHT w, VR 3292 1978 AFTER EIGHT w og VR 3070 1980 AFTER EIGHT w. Hvad angår mærkerne som sådan, er der tale om en skriveform i stor lighed, og dertil kommer, at betegnelsen AFTER EIGHT i det danske samfund anses for at være et stærkt indarbejdet varemærke. Det kan derfor ikke accepteres, at andre har tilsvarende mærke registreret, ej heller for underholdningsvirksomhed, da indsigernes varemærke netop finder anvendelse ved underholdning og almindelig selskabelighed. Som det vil fremgå af vedlagte fotokopi, er der tale om en meget tætgående typografi, og det kan kun give anledning til undren, at anmelderen har valgt netop denne konkrete udformning. Når det hævdes, at betegnelsen er indarbejdet for indsigerne, henvises der til vedlagte oversigt over, hvor mange personer i det danske samfund i alderen 13-49 år, der kender indsigernes produkt, og her drejer det sig om 94-95%, og over den nævnte alder 88%. En sådan AIM-undersøgelse giver anledning til, at det på det bestemteste må hævdes, at der foreligger klar indarbejdelse af betegnelsen AFTER EIGHT for indsigerne, Societe des Produits Nestle S.A. Der henvises til Varemærkelovens § 15, stk. 1 og 2, samt i øvrigt til Varemærkelovens § 4, stk. 2....« I skrivelse af 30. juni 1992 har patentdirektoratet til indsiger bl.a. udtalt følgende: »....Til støtte for indsigelsen har De henvist til de under numrene: VR 2328 1966, VR 1279 1966, VR 3292 1978 og VR 3070 1980 registrerede varemærker, alle bestående af eller indeholdende ordene After Eight. Registreringerne omfatter klasse 30 og visse nærmere angivne varer i klasse 32 og 33. Hvad angår mærkelighed er der tale om en skriveform i stor lighed, og betegnelsen After Eight i det danske samfund må anses for at være et stærkt indarbejdet varemærke. Det kan derfor ikke accepteres, at andre har tilsvarende mærker registreret, ej heller for underholdningsvirksomhed, da indsigers varemærke netop finder anvendelse ved underholdning og almindelig selskabelighed. Som dokumentation for at indsigers mærke er indarbejdet, har De medsendt en AIM undersøgelse, der viser hvor mange brugere af chokolade, der kender indsigers produkt. Ansøger har trods opfordring hertil i skrivelse af 11 feb. 1992 ikke udtalt sig til sagen. Direktoratet skal herefter meddele følgende: Det skal indledningsvis bemærkes, at ansøgningen, der er offentliggjort den 11 dec. 1991 skal behandles efter varemærkelov af 11 juni 1959. Henvisningen i Deres skrivelse af 10 feb. 1992 til § 15, stk. 1 og 2, samt § 4 stk. 2 i varemærkeloven af 06 jun. 1991 er derfor anset for retteligt at skulle være § 14, stk. 1 nr. 6 og § 6 stk. 2, nr. 1 i loven af 1959. Selv om ordene i indsigers registrerede mærker står med almindelig typer, er der mærkelighed, idet ordene After Eight i ansøgers mærke er identiske med ordene i de for indsiger registrerede mærker. På trods af det i indsigelsen anførte, at indsigers varemærke netop finder anvendelse ved underholdning og almindelig selskabelighed, mener direktoratet ikke, at der er ligeartethed mellem de af ansøgningen omfattede tjenesteydelser nemlig klasse 41 og de varer, der er omfattet af indsigers registreringer i klasserne 30, 32 og 33. Ved en samlet vurdering af mærkelighed og ligeartethed er mærkerne ikke forvekslelige. Indsigelsen nedlagt i medfør af § 14 stk. 1 nr. 6 i varemærkeloven af 11. juni 1959 agtes derfor ikke taget til følge. De har i Deres skrivelse yderligere oplyst, at der foreligger en klar indarbejdelse af indsigers mærke og henvist til § 6 stk. 2 nr. 1. I medfør af denne bestemmelse kan forvekslelighed foreligge når et varemærke er særligt stærkt indarbejdet og endvidere så velkendt i vide kredse her i landet, at en andens brug af et lignende mærke selv for varer af anden art, indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets værdi (goodwill). Betingelserne for undtagelsesvis at anse mærker for forvekslelige efter § 6 stk. 2, nr. 1 er altså, at det skal dreje sig om lignende mærker, og det varemærke, som menes krænket, skal både være særlig stærkt indarbejdet og velkendt i vide kredse. Der skal tillige foreligge en udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til det varemærke, som menes krænket. Efter direktoratets opfattelse er der i nærværende tilfælde tale om lignende mærker, idet ordene After Eight er identiske i det ansøgte mærke og i indsigers mærker. Den med indsigelsen indsendte AIM undersøgelse viser, at indsigers mærke er meget kendt af brugere af chokolade. Direktoratet mener derfor, at indsigers mærke nok må anses for særligt stærkt indarbejdet for chokolade. Direktoratet mener derimod ikke, at det er dokumenteret, at indsigers mærke er velkendt i vide kredse, det vil sige også ud over den egentlige kundekreds, idet den indsendte AIM undersøgelse som nævnt kun vedrører brugere af chokolade. Direktoratet mener endvidere ikke, at der er indsendt dokumentation for, at ansøger ved brugen af et mærke for tjenesteydelser i klasse 41 utilbørlig udnytter den goodwill, der er knyttet til indsigers mærke. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at ordene After Eight er helt almindelige ord i det engelske sprog. Der må derfor indsendes yderligere dokumentation for de ovennævnte forhold. Indsendes der ikke den fornødne dokumentation inden ovennævnte frist, vil endelig afgørelse af indsigelsen i dens helhed blive truffet på det foreliggende grundlag.« Indsiger bemærkede hertil i skrivelse af 15. oktober 1992 som følger: »Under henvisning til Patentdirektoratets skrivelse af 30. juni 1992 har vi noteret os, at man ikke finder, at der er dokumentation for, at ansøgeren ved brugen af et mærke for tjenesteydelser i klasse 41 utilbørligt har udnyttet den goodwill, der er knyttet - og det er erkendt - til indsigerens mærke. Det bemærkes endvidere i Patentdirektoratets ovennævnte skrivelse, at ordene AFTER EIGHT er helt almindelige ord i det engelske sprog. Hvad angår det sidstnævnte, er det selvfølgelig rigtigt, at betegnelsen AFTER EIGHT blot betyder efter otte, men betegnelsen bliver altså anvendt som et varemærke og et særdeles stærkt indarbejdet mærke for indsigerne, så der er ikke tale om, at ordene er ganske almindelige ord. Det, der er tale om, er, at der foreligger et godt og stærkt varemærke, der bør nyde den fornødne beskyttelse. Vi skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at AFTER EIGHT chokolade netop og ofte serveres i forbindelse med for eksempel kaffe på hoteller og restauranter. Situationen er altså med andre ord, at varen AFTER EIGHT udleveres samtidig med, at der ydes en tjenesteydelse under klasse 41, her musik, og derved er der skabt den fornødne, utilbørlige udnyttelse af varemærkets goodwill. Der er da heller ikke nogen grund til, at den anmeldte betegnelse er AFTER EIGHT, det kunne ligesom så godt være AFTER SIX, AFTER TEN el.lign. betegnelse - hvorfor AFTER EIGHT? Hvorom alting er, har vi imidlertid også noteret os, at tredjemand driver virksomhed under betegnelsen AFTER 8, jf. telefonbogen. Kopi af udklip vedlægges til Deres orientering. Der er her om en virksomhed, der også falder ind under klasse 41 med klar prioritet forud for den indsendte ansøgning, idet SAS Scandinavia Hotel har virksomhed i hvert fald i de sidste 5 år under betegnelsen AFTER 8. Da Patentdirektoratet skal tage alt foreliggende i betragtning ved et varemærkes registrerbarhed alt efter den ældre varemærkelovgivning, skal vi henstille, at anmeldelsen VA 04.445 1991 AFTER EIGHT fig afslås fra registrering af denne årsag tillige.« Direktoratet traf afgørelse i sagen den 16. marts 1993 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse: »....Til Deres henvisning til, at der ifølge KTAS telefonfagbog findes en virksomhed under betegnelsen After 8 (SAS Scandinavia Hotel), skal vi bemærke følgende: Direktoratet går ud fra, at De hermed sigter til § 14, stk. 1, nr. 4, i varemærkelov af 11. juni 1959, der bestemmer, at et varemærke ikke kan registreres, hvis det indeholder noget, der er egnet til at opfattes som anden mands firma. Direktoratet mener ikke, at det ansøgte mærke kan opfattes som den nævnte virksomhed. Ifølge Patentdirektoratets praksis kræves der en stor grad af lighed, næsten identitet, mellem varemærket og det pågældende firma før varemærket kan anses for egnet til at opfattes som anden mands firma. Direktoratet mener ikke, at en sådan lighed er til stede i nærværende tilfælde. Direktoratet har særlig lagt vægt på, at der ikke er anvendt ordet Eight, men tallet 8, og at virksomhedsnavnet endvidere er efterfulgt af betegnelsen (SAS Scandinavia Hotel). Det vil iøvrigt i dette tilfælde være naturligt af opfatte betegnelsen after 8 som angivende, at diskoteket først er åbent efter 8. Indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 4, tages derfor ikke til følge. Som anført i direktoratets skrivelse til Dem af 30. juni 1992 er der mærkelighed mellem det ansøgte mærke og indsigers registrerede mærker. Selvom indsigers varemærke anvendes i forbindelse med servering af kaffe og lignende på hoteller og restauranter, hvor der også ydes underholdning, finder direktoratet ikke, at der er ligeartethed mellem de af ansøgningen omfattede tjenesteydelser i klasse 41 og indsigers registreringer i klasserne 30, 32 og 33. Indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6 tages derfor ikke til følge, da mærkerne efter en samlet vurdering ikke anses for forvekslelige. Hvad angår indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 6, stk. 2, nr. 1 skal det meddeles, at direktoratet fortsat ikke finder det dokumenteret, at indsigers mærke er velkendt i vide kredse også udover den egentlige kundekreds. Direktoratet finder det endvidere ikke dokumenteret, at ansøger utilbørlig udnytter den goodwill, der er knyttet til indsigers mærke. Det forhold, at varer, der forhandles under indsigers mærker serveres på steder, hvor der ydes underholdning er ikke tilstrækkeligt til, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til indsigers mærker. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at der findes en virksomhed inden for underholdningsbranchen, der betegner sig After 8 (SAS Scandinavia Hotel), og at der iøvrigt ifølge KTAS telefonfagbog også findes et diskotek, der hedder After Six medvirker til, at der ikke kan anses at foreligge en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke, også når henses til, at After 8 og lignende betegnelser blot giver associationer til, at der er tale om underholdning, der foregår efter et bestemt klokkeslet. Indsigelsen nedlagt i medfør af varemærkelovens § 6, stk. 2, nr. 1, tages derfor heller ikke tilfølge....« Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 13. maj 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes, og varemærkeansøgning 4445 1991 AFTER EIGHT afslås. Klageren udtaler: »....I Patentdirektoratets afgørelse af 16. marts 1993 hedder det, at Patentdirektoratet ikke mener, at den omstændighed, at KTAS telefonfagbog viser, at der drives virksomhed under betegnelsen AFTER 8, medfører, at det ansøgte mærke kan opfattes som anden mands firma. Patentdirektoratet mener ikke, at man påberåbe sig den gamle Varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 4, hvorefter et varemærke ikke kan registreres, hvis det indeholder andenmands firmanavn. Den omstændighed, at der er tale om et tal henholdsvis et bogstaveret tal, burde være underordnet, eftersom betegnelsen ikke kan udtales anderledes (eight), og der er altså herefter tale om i hvert fald auditiv lighed og identitet mellem de her omhandlede mærker. Patentdirektoratet anfører endvidere, at det ville være naturligt at forstå betegnelsen AFTER 8 som angivende, at diskoteket først er åbent efter klokken 8. Det er muligt, men også dette må være sagen uvedkommende. Det er en ren antagelse, og betegnelsen er efter appellanternes opfattelse i hvert fald kun suggestiv. Problematikken har intet med den omstændighed at gøre, at der eksisterer et firma eller en virksomhed under betegnelsen AFTER 8. Man skal derfor henstille, at ansøgningen afslås under henvisning netop til den gamle Varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 4. Hvad angår spørgsmålet om vareartslighed mellem de varer som betegnelsen AFTER EIGHT er registreret for, jvf. varemærkeregistrering VR 02.328 1966 - nemlig samtlige varer i klasse 30 - og de varer, som det ansøgte mærke er søgt registreret for -nemlig tjenesteydelser i klasse 41 - finder Direktoratet ikke, at der er den fornødne ligeartethed. Nu forholder det sig imidlertid således, at der er tale om varer/tjenesteydelser, der kan supplere hinanden og som anvendes indenfor samme branche, og det er ganske tænkeligt og forekommer iøvrigt i praksis, at appellantens produkt chokolademintstykker AFTER EIGHT serveres på underholdningssteder i forbindelser med kaffe og læskedrikke. Der er altså tale om en i praksis generende anvendelse af betegnelsen AFTER EIGHT , uden at mærkeindehaveren har kontrol herover. Man kan jo gøre sig den modsatte tanke, om eksempelvis Hotel D'Angleterre ville synes det var acceptabelt, om man i chokoladeindustrien udbød chokoladestykker under betegnelsen D'ANGLETERRE . Det vil næppe være tilfældet! Der må derfor være mulighed for at strække begrebet vareartslighed også til klasse 41 - eller i hvert fald til underholdningsvirksomhed indenfor klasse 41. Vi skal derfor henstille, at også Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 6 skal danne grundlag for varemærkeansøgnings afslag. Endelig har Patentdirektoratet ikke taget hensyn til indsigernes påstand om, at varemærket AFTER EIGHT er et velkendt mærke, og at der i princippet er tale om et kodakmærke her i landet, hvorved altså spørgsmålet om vareartslighed ophæves. Man finder det fra Patentdirektoratet ikke dokumenteret, at ansøgerne af varemærket AFTER EIGHT utilbørligt udnytter den goodwill, der er knyttet til appellantens mærke AFTER EIGHT . Det forekommer ikke rimeligt at indtage dette standpunkt. Som det vil fremgå af det allerede indleverede materiale, kender totalt set i den danske befolkning 93% appellantens varemærke AFTER EIGHT . Det drejer sig om aldersklassen 13 år og derover. Der er altså tale om et særlig stærkt indarbejdet mærke, der endvidere er så velkendt i vide kredse her i landet, at en andens brug af et lignende - og der er faktisk tale om et næsten identisk mærke - selv for varer af anden art kan indebære en utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes værdi. Patentdirektoratet giver ikke nogen egentlig begrundelse for, hvorfor der ikke foreligger nogen egentlig udnyttelse af appellantens goodwill til betegnelsen AFTER EIGHT , udover at der henvises til det førnævnte firma AFTER 8. Her synes man at modsige sig selv, eftersom man jo ikke fandt AFTER 8 forveksleligt med AFTER EIGHT . Hvad firmaet After Six har med sagen at gøre, forstås ikke ganske, eftersom der jo drejer sig om mærkerne AFTER EIGHT , der i nærværende sag er identiske i auditiv henseende og næsten også i visuel henseende. Idag anvendes appellantens mærke AFTER EIGHT nemlig også med skråtstillet skrift, (jvf. vedlagte bilag 1). Under henvisning til det anførte skal vi derfor henstille, at den nedlagte påstand følges.« Ansøger har trods opfordring hertil ikke kommenteret klagen. Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 1994. For klageren (indsigeren) mødte advokat Chr. Levin Nielsen. Ansøgeren var ikke mødt. Klageren anførte navnlig, at indsigermærket må nyde beskyttelse efter varemærkelovens § 6, stk. 2, nr. 1. Ansøgeren bør kende indsigermærket og tilegner sig dettes good-will, ligesom indsigeren ikke har indflydelse på kvaliteten af de ydelser, der udbydes under ansøgermærket. Ankenævnet skal udtale: Det tiltrædes af de af Direktoratet anførte grunde, at indsigelsen efter § 14, stk. 1, nr. 4 og 6 er afvist. Ankenævnet finder, at indsigermærket er så indarbejdet og velkendt, at det kan påberåbe sig beskyttelse efter § 6, stk. 2, nr. 1, men at der ikke foreligger utilbørlig udnyttelse af good-will, idet indsigermærket er så indarbejdet, at der ikke vil være tvivl om, at ydelser under ansøgermærket ikke stammer fra indsiger. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Versioner

1. 1995-03-13