Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1995/50893@1995-03-13/da

Indhold

1. Indledning

År 1995, den 13. marts afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 48/91: Klage fra Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique, Frankrig, v/Patentbureau Lehmann & Ree A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 10. maj 1991 af varemærkeansøgning nr. VA 4685 1988 efter indsigelse fra Perstorp AB, Sverige, v/Patentbureau Hofman-Bang & Boutard A/S. Den 6. juli 1988 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket SRILAN (ordmærke) for visse varer i klasse 5, nemlig »farmaceutiske præparater navnlig salve med muskelafspændende og anti-inflammatorisk virkning«. Ansøgningen blev den 21. december 1989 bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Ved skrivelse af 7. februar 1990 nedlagde Pharmacia A/S, Hillerød, i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, indsigelse mod registrering af det ansøgte mærke. Som begrundelse for indsigelsen anførtes følgende: »Som begrundelse for indsigelsen skal vi anføre vort danske varemærke SILAN, der ikke er registreret, men et i mange år kendt og indarbejdet varemærke i kundegruppen. Præparatet, som varemærket anvendes til, er en salve væsentligst indeholdende silikonolie og zinkoxyd, og er optaget i Sundhedsstyrelsens specialitetsregister (jf. vedlagte kopier af lægemiddelkataloget 1989 samt specialitetstaksten januar 1990). Som begrundelse for, at mærket er indarbejdet, kan vi oplyse, at præparatet - under navnet SILAN - har været optaget i specialitetstaksten fra mandag den 15. oktober 1956, først som 30 g og 100 g salve, senere som aerosol samt udvidelse af sortimentet i form af flere pakningsstørrelser (jf. vedlagte kopi af specialitetstaksten 1956 + reklame). Derudover kan vi oplyse, at der i 1989 blev afsat ca. 65.000 enheder, svarende til 1,6 mio. DKK i omsætning. Desuden er det vor opfattelse, at der både visuelt og auditivt er så store ligheder mellem mærkerne SILAN og SRILAN, at de bør anses for at være forvekslelige: 1) Begge mærker er tostavelses-ord. 2) Vokalrækkefølgen i de to varemærker er identisk I-A. 3) Slutstavelsen LAN i de to varemærker er identisk. 4) Den eneste forskel mellem varemærkerne er, at der er et R indført i det ene mærke. Denne forskel vil ikke fremtræde tydeligt, hverken visuelt eller auditivt, og hermed ikke give en tydelig adskillelse mellem ordene. Sluttelig skal det fremhæves, at både SILAN bliver og SRILAN tænkes anvendt som medicinsk specialitet i form af et farmaceutisk præparat til topisk brug. Således foreligger der en direkte varekollision, idet præparaterne vil blive solgt til samme målgruppe og kunne købes samme sted. Med henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 6 anmoder vi derfor direktoratet om at afvise SRILAN fra registrering i klasse 5«. I skrivelse af 29. maj 1990 foreslog klageren ansøgningen begrænset til klasse 5: »En salve med muskelafspændende virkning«, såfremt indsigelsen blev tilbagetaget. Indsigeren meddelte ved skrivelse af 24. juni 1990, at der efter dennes opfattelse fortsat forelå varesammenfald, og at man derfor opretholdt indsigelsen. Klageren præciserede ved skrivelse af 24. oktober 1990 varefortegnelsen til klasse 5: »Et farmaceutisk produkt, nemlig en salve med muskelafpændende virkning«. I skrivelse anførtes følgende: »Med hensyn til den af Pharmacia A/S nedlagte indsigelse gør vi gældende, at der efter den foretagne begrænsning ikke foreligger varesammenfald, idet SRILAN kun anvendes for salve med muskelafspændende virkning. En sådan salve er et lægemiddel, der indeholder biologisk aktive stoffer, og er et hud irriterende middel, jf. side 258 i Lægemiddelkataloget 1989. Dette er ikke tilfældet med SILAN produktet, der modsat anvendes mod hud irritation og er på grænsen til kosmetika, jf. Lægemiddelkataloget 1989, side 149 og 150, som vedlægges i kopi. Der er således tale om to forskellige målgrupper. Hvad angår mærkeligheden, adskiller de to mærker sig udtalemæssigt, synsmæssigt og begrebsmæssigt tilstrækkeligt fra hinanden. Udtalemæssigt adskiller det ansøgte mærke sig ved den karakteristiske mærkebestanddel SRI-. I den forbindelse henviser vi til reg. nr. 1703-1989 SRO, der i første omfang af Patentdirektoratet blev anset for at være uregistrerbart, idet mærket blot bestod af ikke særligt udformede bogstaver. Bogstavskombinationen SR-efterfulgt af en vokal må således opfattes som meget speciel og sjældent forekommende. Synsmæssigt og begrebsmæssigt adskiller det ansøgte mærke sig fra SILAN ved at give associationer til SRI LANKA, og sluttelig gør vi gældende, at endelsen -LAN er hyppigt forekommende i varemærker - ikke mindst indenfor klasserne 3 og 5. Vi henstiller herefter, at indsigelsen afvises, og det ansøgte mærke registreres for den begrænsede varefortegnelse«. I skrivelse af 30. november 1990 anførte indsiger følgende: »Med henvisning til brev fra Patentdirektoratet den 23. november 1990 samt brev af 24. oktober 1990 fra Lehmann & Ree til Patentdirektoratet skal vi gøre opmærksom på, at netop fordi SRILAN er et hudirriterende middel og SILAN et middel mod hudirritation er det yderst uheldigt, at varemærkerne er så ens, både udtale- og synsmæssigt. Dette problem bliver netop større når - som Lehmann og Ree anfører - SRILAN er et lægemiddel, idet SILAN ligeledes er et registreret lægemiddel og ikke kosmetika eller på grænsen til kosmetika, som Lehmann & Ree anfører. Netop det, at både SRILAN og SILAN er lægemidler betyder, at de vil blive solgt af det samme personale via apotekerne, og således ville der let kunne opstå forvirring med forkert udlevering fra apoteket til følge på grund af de to mærkers store lighed. Som yderligere kommentar til Lehmann & Ree's brev af 24. oktober 1990 skal vi anføre, at selv om SRILAN ifølge Lehmann & Ree giver associationer til Sri Lanka, og at endelsen -LAN er hyppigt forekommende i varemærker inden for klasserne 3 og 5, mener vi ikke at disse to argumenter har det mindste at gøre med, om det er forsvarligt at lade SILAN og SRILAN eksistere samtidigt som varemærker for to produkter med vidt forskellige virkninger, forhandlet gennem de samme kanaler. Således ønsker vi stadig at opretholde vores indsigelse«. I skrivelse af 5. februar 1991 anførte klageren følgende: »Det fastholdes, at der ikke foreligger varesammenfald mellem de under varemærkerne SILAN og SRILAN forhandlede produkter. Til støtte for det i vor skrivelse af 24. oktober 1990 anførte skal bemærkes, at produkterne i handelen vil være differentierede ved deres emballage, etikettering og forsyning med firmanavn. Der må ved afgørelsen om forvekslingsfare netop henses til, at produkterne forhandles gennem et apotekspersonale, der er uddannet til at kontrollere udleveringen af lægemidler, hvorved forvekslingsfaren er langt mindre end ved almindelige handelsvarer. Til støtte herfor anføres Højesterets domme som refereret i UfR 1940, side 891 og UfR 1974, side 175. Den omstændighed, at begge varemærker har -LAN som endelse, har betydning for så vidt, at der ikke kan opnås selvstændig beskyttelse af et svagt element i ordmærket. Fællesendelsen kan således navnlig ikke begrunde en forveksling, når henses til, at der ved lægemidler er kutyme for, at præparater af en bestemt art får ensartede endelser, der ofte er afledt af latin. Forvekslingsspørgsmålet bør således indskrænke sig til forholdet mellem forstavelserne SI- og SRI. Det gøres gældende, at indsigers varemærkes forstavelse SI- har associerende virkning til indholdet af produktet, - silikon. Det ansøgte varemærkes forstavelse SRI- er derimod udtryk for en nyskabelse, der ved sin afvigelse fra sædvanlig dansk bogstavskombination bevirker en tydelig adskillelse fra indsigers varemærke. Det i vor skrivelse af 24. oktober 1990 anførte, for så vidt angår mærkernes udtale-, syns- og begrebsmæssige adskillelse fastholdes i øvrigt, idet det afslutningsvis skal bemærkes, at forvekslingsfaren netop forringes som følge af, at produkterne har vidt forskellige virkninger - i modsætning til det af indsiger fremførte. Vi henstiller herefter, at indsigelsen afvises og det ansøgte mærke registreres«. Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 10. maj 1991 og afslog ansøgningen med følgende begrundelse: »I medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven må et varemærke ikke registreres, når det er forveksleligt med et varemærke, der er taget i brug her i landet på det tidspunkt, da anmeldelse om registrering indgives og som vedvarende anvendes her. Direktoratet anser det for godtgjort, at ordet Silan er brugt her i landet inden nærværende ansøgnings indgivelse og fortsat anvendes. Ordene Srilan og Silan må anses for at være så lig hinanden, at der foreligger mærkelighed. Den eneste forskel der er mellem mærkerne er, at der er skudt et r ind mellem s og i, hvilket ikke bevirker nogen særlig ændret udtale. De har begrænset Deres ansøgning til alene at angå et farmaceutisk produkt, nemlig en salve med muskelafspændende virkning, og Silan anvendes mod hudirritation. Der er således ikke direkte varekollision, men det drejer sig i begge tilfælde om en farmaceutisk salve til topisk brug, og direktoratet må herefter opfatte varerne som ligeartede. Efter en samlet vurdering af mærkelighed og vareartslighed anses mærkerne Silan og Srilan herefter for forvekslelige, og indsigelsen tages derfor til følge. Ansøgningen afslås herefter i medfør af bestemmelsen i § 14, stk. 1, nr. 6 i varemærkeloven, da mærket må anses for forveksleligt med et varemærke, der er anvendt inden nærværende ansøgnings indgivelse og som vedvarende anvendes«. Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 10. juli 1991 indbragt for Patentankenævnet. Som ankebegrundelse anførtes i skrivelse af 1. oktober 1991 følgende: »I henhold til direktoratets afgørelse, blev vore klienters varemærkeansøgning VA 4685 1988 SRILAN afslået fra registrering med den begrundelse, at det ansøgte mærke er fundet forveksleligt med det her i landet indarbejdede varemærke SILAN. For så vidt angår mærkeligheden, gøres det gældende, at den fælles endelse »-LAN« ikke i sig selv kan begrunde forvekslelighed, idet »-LAN« alene er en angivelse af en fælles kemisk gruppe og som sådan uden selvstændigt særpræg. Ved den endelige afgørelse om forvekslingsfare må således lægges vægt på forstavelserne »SI-» henholdsvis »SRI-». Vi skal i den forbindelse fastholde, at mærkerne adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden - såvel visuelt som fonetisk og begrebsmæssigt. Anvendelsen af bogstavkombinationen »SRI-» som forstavelse er usædvanlig på dansk, hvilket giver mærket SRILAN en stærk adskillelsesevne både visuelt og udtalemæssigt. Vi henviser i den forbindelse til VR 1703 1989 SRO, kopi vedlagt, som, på trods af, at mærket ikke bestod af særligt udformede bogstaver, blev fundet registrerbart for varer i klasse 5, - og således i besiddelse af tilstrækkeligt særpræg - i kraft af bogstavkombinationens særlige karakter. Vi vedlægger endvidere kopi af side 941 fra »Lægemiddelkataloget« 1990, hvoraf ses, at der ikke heri er opført nogen lægemidler med forbogstaverne S-R-. Bogstavskombinationen må således anses for særdeles usædvanlig også for lægemiddelvaremærker. Begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig i kraft af de associationer forstavelserne giver, nemlig »SI-» = silikon og »SRI-» = Sri Lanka. Vi vedlægger kopi fra »Medical and Pharmaceutical Dictionary«, 4.udgave, hvoraf fremgår, at »SI« er den alment anvendte forkortelse for silikon - en af bestanddelene i SILAN salven. Derudover må det tillægges betydelig vægt, at mærkerne begge anvendes for farmaceutiske præparater, idet det ved Højesterets praksis er fastslået, at der ved afgørelsen af forvekslingsfare ved mærker for sådanne produkter bør henses til, at produkterne forhandles via et kvalficeret apotekspersonale, der netop er uddannet til at kontrollere udleveringen af lægemidler. Forvekslingsfaren bliver af denne årsag langt mindre for sådanne produkter end for almindelige handelsvarer. Dette understøttes i øvrigt netop af, at der er tale om produkter med vidt forskellig virkning og mod forskellige lidelser, nemlig mod hudirritation (SILAN) og mod muskel- og led- smerter (SRILAN). Vi vedlægger til orientering kopier af brochurer, der illustrerer SRILAN produktet og dets anvendelsesområde - mærket hedder SRILANE i Frankrig, men der er i øvrigt tale om det identiske produkt. På ovennævnte baggrund henstiller vi, at nærværende anke tages til følge og ansøgningen fremmes'. Indsigeren har i skrivelse af 27. maj 1992 påstået afgørelsen stadfæstet og har anført følgende: »Det gøres gældende, at der foreligger den af Patentdirektoratet statuerede mærkelighed. Der er vel tale om tostavelsesord, men disse adskiller sig alene ved bogstavet -R-, hvilket normalt anses for at være for beskeden en forskel, hvilket i og for sig fremgår af Patentdirektoratets afgørelse p. 3, næstsidste afsnit, hvor ordene SRILAN og SILAN netop er samstillet, og hvor de visuelt fremtræder meget ens. Vokalfølgen er i øvrigt fuldstændig identisk, og der er nu dom for, at en sådan vokalfølge begrunder mærkelighed. Der henvises til vedlagte dom vedrørende betegnelserne PIKASOL og PUFASOL, der - selv om der var tale om trestavelsesord - alligevel blev statueret som værende så lig hinanden, at der forelå mærkelighed. Appellanterne gør sig i sin argumentation i indlæg af 1. oktober 1991 til talsmand for, at man kan opsplitte mærker i forskellige stavelser og bedømme dem individuelt. Appellanterne henviser endog til en enkelt varemærkeregistrering, nemlig VR 1702 1989 SRO. Vi skal i den forbindelse erindre om, at dette er mod gængs praksis, hvor mærkerne, der er til bedømmelse, skal bedømmes i deres helhed side om side og ikke splittes op. Det er trods alt i sidste ende mærkerens visuelle og auditive fremtræden, der er afgørende, og her vil der næppe være mulighed for at adskille SRILAN/SILAN fra hinanden, og da slet ikke når ordene udtales. Spørgsmålet om, hvorvidt der nu foreligger forvekslelighed, er herefter alene et spørgsmål om, hvorvidt der foreligger den fornødne vareartslighed, idet forvekslelighed som bekendt er kombinationen af mærkelighed og vareartslighed. Selv om der foreligger en begrænsning, drejer det sig stadigvæk i begge tilfælde om pharmaceutisk salve til udvortes brug, altså nøjagtig samme anvendelse for begge produkter og til en vis grad også med samme formål, idet SILAN anvendes til bl.a. opheling af betændte hudområder. Vi skal derfor konkludere, at der foreligger den fornødne forvekslelighed mellem de to mærker SRILAN og SILAN. Appellanterne har i øvrigt gjort sig til talsmand for, at man i højere grad kan lade forvekslelige mærker regi-strere side om side, når det drejer sig om pharmaceutiske præparater. Dette er kun delvis korrekt, idet det forudsætter, at der er tale om betegnelser fra det latinske sprog med suggestivt indhold. Men når produkterne handles i håndkøbsudsalg etc., må man holde for, at der er tale om forvekslingsbedømmelse efter almindelige forvekslingskriterier. Det bemærkes i øvrigt, at appellanternes produkt end ikke er optaget i Lægemiddelkataloget for 1990. Vi vedlægger kopi af produktbeskrivelsen, for så vidt angår SILAN. Med disse bemærkninger skal vi henstille, at anmeldelsen VA 4685 1988 SRILAN afslås fra varemærkeregistrering«. På Ankenævnets møde den 13. april 1993 blev sagen begæret udsat på grund af forhandlinger om overdragelse af varemærket. I skrivelse af 23. december 1993 oplyste indsigeren herefter, at varemærket SILAN nu var overdraget fra Kabi Pharmacia A/S til Perstorp AB, S-284 80 Perstorp, Sverige. Endvidere anførtes: »Vi har søgt kontakt med patentafdelingen i nævnte selskab og fået meddelelse om, at man derfra snarest vil vende tilbage med nærmere instruktioner, idet Perstorp har overtaget en del mærker, herunder bl.a. mærket SILAN. » 1. februar 1994 udtalte indsiger bl.a. som følger: »Efter at have overvejet deres varemærkeretlige stilling i sagen har de nye indehavere meddelt undertegnede, at Perstorp ikke mener at kunne indgå på en aftale med ansøg- erne, Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique.« Ansøger har ikke inden den givne frist den 23. marts 1994 kommenteret ovennævnte. Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 6. december 1994. For ansøgeren (klageren) mødte cand.jur. Lone Prehn. For indsigeren mødte advokat Chr. Levin Nielsen. Klageren anførte navnlig, at der ikke foreligger ligeartethed eller forvekslelighed. Der er forskel på præparaternes anvendelsesområde og målgruppe, og bogstaveringsforskellen understreges navnlig af den usædvanlige forstavelse Sri-. Indsigeren henholdt sig til Patentdirektoratets afgørelse. Ankenævnet skal udtale: I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen. Hans Chr. Thomsen. Finn Mikkelsen.

Versioner

1. 1995-03-13