Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1996/10075@1996-01-08/da

Indhold

1. Indledning

År 1996, 8. januar afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Warnich-Hansen)

følgende

KENDELSE i sagen j.nr. V 56/93: Klage fra The Quill Company Inc., USA, v/Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S over Patentdirektoratets afgørelse af 15. oktober 1993 af vare- mærkeansøgning nr. 5090 1991.

Den 18. juli 1991 indleverede klageren en ansøgning om registrering af et varemærke (figurmærke forestillende toppen af en pen) for penne og blyanter i klasse 16.

I skrivelse af 19. februar 1992 udtalte Patentdirektoratet:

»Vi har fundet mærket uegnet til registrering, da det ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

Begrundelsen herfor er, at mærket blot er en tegnet gengivelse af varen.

Vi har truffet afgørelsen i henhold til varemærkelovens § 13.«

Klageren skrev i denne anledning den 22. maj 1992 følgende til direktoratet:

»Vi anerkender modtagelsen af Direktoratets skrivelse af 19. februar 1992, hvori det meddeles, at mærket er fundet uegnet til registrering, da mærket blot er en tegnet gengivelse af varen.

Vi skal høfligst anmode om, at Direktoratets afgørelse tages op til fornyet overvejelse med følgende begrundelse.

Vi gør opmærksom på, at den stiplede afbildning af pennen ikke hører med til selve varemærket i det anmeldte mærke, men blot er en anskueliggørelse af, hvor selve varemærket er anbragt. Selve varemærket består af en »kuplet, skrånende top« anbragt i toppen af et skriveredskab modsat den skrivende spids.

Denne karakteristiske kuplede skrånende top opfylder særpræg, idet den kan tjene til at adskille den ene erhvervsdrivendes vare fra den andens samt er egnet til at angive, at varen hidrører fra ansøgerne.

Det identiske mærke er registreret i Benelux, Canada, Israel, Saudi Arabien, USA og Venezuela. Mærket er desuden mønsterbeskyttet i England, Irland og Spanien. Der vedlægges kopier af de amerikanske og canadiske registreringer samt en vareprøve, som venligst bedes returneret.

Desuden henviser vi til VR 1647-1982 et figurmærke bestående af et stiplet omrids af et skriveredskab, hvori selve varemærket består af den specielt udformede »clips«, og vi henstiller, at Direktoratet accepterer nærværende ansøgning til registrering i lighed med VR 1647-1982.'

Den 29. oktober 1992 fastholdt direktoratet, at det ansøgte mærke ikke er i besiddelse af fornødent særpræg, idet mærket blot er en tegnet gengivelse af selve varen.

Direktoratet skrev bl.a.:

»Der er tale om et udstyrsmærke af den art man i teorien betegner som almindelig helhedsudstyr (varens konkrete blivende fremtoning). I disse tilfælde kan varen normalt kun tjene som kendetegn for selve varen, hvis varens udformning via indarbejdelse har fået kendetegnsfunktion. Det bemærkes, at man ikke kan se varemærket i toppen af kuglepennen, som det fremgår af fremsendte vareprøve. Kuglepennen returneres herved. Direktoratet kan kun tage stilling til vareudstyrsmærket, som det fremgår af mærket.

I registreringen VR 1647 1982 var det mere klart, at der er tale om såkaldt deludstyr, idet selve fastgørelsesindretningen på pennen havde en særpræget udformning, der kunne tjene som kendetegn.«

Klageren anmodede i skrivelse af 6. januar 1993 direktoratet om at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse endnu en gang med følgende begrundelse:

»Vi understreger, at nærværende varemærkeansøgning består af et figurmærke, som er et stiplet omrids af et skriveredskab, hvor selve varemærket består af den specielt udformede »kuplede, skrånende top« anbragt i toppen af skriveredskabet modsat den skrivende spids. Til tydeliggørelse heraf vedlægges en forstørret kopi af varemærket.

Det understreges at varemærket, nemlig den »kuplede, skrånende top«, ikke har nogen betydning for funktionen af varen som sådan. Det er således ikke selve varen, der ønskes beskyttet som kendetegn, men alene den specielt udformede top. Der ses ikke at være nogen grund til at nægte registrering af denne top, der anses for at besidde det til registrering nødvendige særpræg, idet den tjener til af adskille den ene erhvervsdrivendes varer fra den andens samt er egnet til at angive, at varen hidrører fra ansøgerne.

Til støtte herfor henvises til en række øvrige figurmærker, der er opbygget på samme måde, og som er accepteret til registrering.

VR 5708-1989 - et figurmærke bestående af en stiplet afbildning af en sko indeholdende et særpræget stregelement. VR 2405-1988 - et figurmærke bestående af en stiplet afbildning af en sko indeholdende et særpræget stregelement. VR 3914-1983 - et figurmærke bestående af en stiplet afbildning af en sko indeholdende et særpræget stregelement. VR 3698-1978 - et figurmærke bestående af en stiplet afbildning af en sko indeholdende en »tap«. VR 2809.1978 - et figurmærke bestående af en sko indeholdende et stribeelement. VR 3442-1986 - et figurmærke bestående af en stiplet afbildning af en sko med et stregelement. VR 3443-1986 - et figurmærke bestående af en stiplet afbildning af en sko med et stregelement. VR 8085-1992 - et figurmærke bestående af et stiplet omrids af en hockeystav indeholdende et stribelelemnt. VR 356-1991 - et figurmærke bestående af en tegnet skruetrækkerspids, hvor varemærkeelementet består af to furer eller riller. VR 2633-1991 - et figurmærke bestående af en stiplet lomme indeholdende et skråt stripeelement. VR 3675-1977 - et figurmærke bestående af en stiplet gengivelse af hovedet på et musikinstrument indeholdende diverse særprægede elementer.

Kopier af de nævnte registreringer vedlægges til Direktoratets orientering.

De ovenfor nævnte eksempler er alle registreringer af varemærkeelementer, der ikke har noget med funktionen af selve den afbildede vare at gøre. Der er således tale om særpræget deludstyr, der kan tjene som kendetegn.

Den kuplede, skrånende top i nærværende sag bør ifølge vor opfattelse også betragtes som et såkaldt deludstyr, der i sin udformning er tilstrækkeligt særpræget til at kunne tjene som kendetegn i lighed med de ovenfor nævnte registreringer.

Med henvisning til ovenstående samt med henvisning til vort første indlæg af 22. maj 1992, skal vi derfor henstille, at Direktoratet accepterer nærværende ansøgning til registrering.'

Direktoratet fastholdt imidlertid ved skrivelse af 11. februar 1993 sin tidligere afgørelse.

Den 15. oktober 1993 afslog direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 13.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 13. december 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse ændres, således at klagerens mærke godkendes til registrering.

I klagebegrundelsen anfører klageren:

»Der er i nærværende sag tale om et vareudstyrsmærke, jvf. Varemærkelovens §2, stk. 1, nr. 4 ifølge hvilken et varemærke kan bestå af »varens form, udstyr eller emballage«. Der kan dog ikke ifølge Varemærkelovens §2, stk. 2 erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger varens egen karakter, eller en udformning af varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Indenfor vareudstyrsmærker sondres mellem såkaldte heludstyrsmærker og såkaldte deludstyrsmærker. Nærværende ansøgning er et eksempel på et deludstyrsmærke, idet varemærkeelementet i det ansøgte mærke består af følgende: en kuplet skrånende top, anbragt i toppen af et skriveredskab, der for anskuelighedens skyld af afbildet med stiplede linier.

Varemærket i denne ansøgning består derfor alene af den kuplede skrånende top. Den stiplede linie er alene tilført for at tydeliggøre, hvor på varen varemærket befinder sig.

For at tydeliggøre ovenstående vedlægges en kopi af dansk varemærkeregistrering nr. 1647-1982 figurmærke (jvf. bilag 9) forestillende en stiplet tegnet pencil med fuldt optegnet »clips«. Varemærket i denne registrering omfatter alene den fuldt optrukne clips (jvf. bilag 9). Registrering nr. 1647-1982 er således et eksempel på et registreret deludstyrsvaremærke.

Sådanne deludstyrsmærker kan registreres, når de opfylder de sædvanlige betingelser for registrering, nemlig at de har det til registrering tilstrækkelige særpræg og i øvrigt ikke er forvekslelige med tidligere rettigheder.

For så vidt angår deludstyrsmærkernes særpræg er kravene følgende:

- de skal kunne adskille anmelderens varer fra andres - må ikke have en udformning der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat - de må ikke have karakter af at være et element, som andre næringsdrivende har et rimeligt behov for at skulle kunne benytte.

Hvis disse krav kan opfyldes, er der intet i vejen for at tillade registrering af et deludstyrsmærke, og registreringen vil da alene give eneret til den del af figuren, der er afbildet med fuldt optrukne linier.

At det undertiden kan være vanskeligt at afgøre, hvad en udstyrsregistrering dækker, er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at afslå en ansøgning, idet tvivl herom kan afhjælpes ved indsættelse af en passende disclaimer. jf. Varemærkelovens §16, stk. 2. I det konkrete tilfælde vil en tvivl om, hvad der er opnået eneret til kunne afhjælpes ved følgende tilføjelse:

»Der er ved registreringen ikke opnået eneret til den stiplede del af figuren.«

eller

»Varemærkeretten består alene af den skrånende kuplede top«

eller

»Den stiplede afbildning af selve varen er alene medtaget i figurmærket for at tydeliggøre, hvor på varen varemærket sidder«.

Som eksempel på ovenstående vedlægges en kopi af anmelderens hjemlandsregistrering US reg. nr. 1.431.905 (bilag 10) med følgende disclaimer:

»The lining shown in the mark on the drawing is for shading purposes only. The mark consist on a domed slanted top portion at the end of the body opposite the writing point.«

Til trods for at vi ved flere lejligheder har henvist til, at mærket ikke omfatter den stiplede afbildning af selve varen men alene den skrånende kuplede top, har Direktoratet fastholdt, at mærket ikke havde særpræg med den begrundelse, at det »blot var en tegnet gengivelse af varen«. Det er vor opfattelse, at begrundelsen ikke er korrekt, idet der ved ansøgningen ikke er stillet krav om at opnå eneret til den stiplede gengivelse af varen men alene til den skrånende kuplede top.

Det, der således reelt skal tages stilling til ved behandlingen af nærværende ansøgning, er, om den skrånende kuplede top har været brugt/registreret af andre, og om den tillige kan være egnet til at adskille anmelderens varer fra andres.

Der er ved behandlingen af nærværende ansøgning ikke fremdraget forvekslelige modhold, og vi må derfor gå ud fra, at der ikke i registeret eksisterer identiske eller forvekslelige varemærkeregistreringer til hinder for en registrering af nærværende ansøgning.

Dernæst er det vor opfattelse, at mærket besidder det til registrering nødvendige særpræg, idet det ikke er sædvanligt, at udforme toppen af et skriveredskab på den måde, som nærværende mærke fremviser. Der er således her tale om en individuel, kreativ og særpræget udformning, der er velegnet til at adskille ansøgerens varer fra andres, lige så vel som mærket er velegnet til at angive, at varen hidrører fra ansøger.

Til støtte for ovenstående henvises til følgende registrerede mærker (bilag 11-15):

VR 848-1985 (nøgle) VR 851-1985 (nøgle) VR 853-1985 (nøgle) VR 3442-1986 (fodtøj) VR 3443-1986 (fodtøj) VR 3478-1991 (lommemotiv)

der alle viser et varemærke placeret på en stiplet udformning af selve varen.

Endelig henviser vi til en række registreringer af figurmærker med henblik på at påvise, at når disse har kunnet gennemføres til registrering, må nærværende ansøgning også besidde tilstrækkeligt særpræg til at kunne accepteres til registrering:

VR 4584-1990 (trommestik) VR 356-1991 (skruetrækkerspids) VR 2117-1990 (vindueshjørne) VR 1656-1989 (tube) VR 3775-1982 (tekstiltern)

Af disse eksempler fremgår det, at Direktoratet i sin hidtidige praksis ikke har stillet store krav til særpræg for at kunne acceptere disse figurmærker til registrering, og vi mener derfor, at det vil være i overensstemmelse med Direktoratets praksis også at kunne acceptere, at nærværende ansøgning har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres, enten således som mærket er ansøgt evt. med indsættelse af en passende disclaimer eller i et forstørret udsnit, således som det fremgår af bilag 16.

På baggrund af ovenstående påstår vi Patentdirektoratets afgørelse ændret, således at nærværende sag hjemvises til Patentdirektoratet til færdigbehandling.'

I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 16. september 1994 afgivet følgende udtalelse:

»I klagebegrundelsen fremhæver klageren, at der er tale om et deludstyrsvaremærke. Klageren hævder, at mærket ikke omfatter den stiplede afbildning af et skriveredskab, men alene den skrånende kuplede top.

Direktoratet kan ikke være enig i, at varemærket alene består af den nævnte top, idet det er direktoratets opfattelse, at et ansøgt varemærke består af den afbildning, der er vist i ansøgningen eller af den genstand, der er vist i afbildningen, når der er tale om et tredimensionalt varemærke. I nærværende tilfælde er det, som ved visse andre deludstyrsregistreringer, klart, at den del af varemærket, der skal fungere som kendetegn, er toppen foroven på skriveredskabet. Afgørende for, om varemærket kan registreres er derfor, om denne del af mærket i den sammenhæng, hvori den er placeret, er i besiddelse af et sådan særpræg, at det er egnet til at adskille mærkeindehaverens varer fra andres.

Det er direktoratets opfattelse, at i hvert fald i hovedparten af de af klageren fremdragne tidligere registreringer er der tale om deludstyrsmærker, hvor den kendetegnende del af mærket i sammenhæng med dens placering på varen har et sådant særpræg, at den fungerer som kendetegn for mærkeindehaverens varer. I nærværende tilfælde skønnes imidlertid den fremhævede del af varemærket ikke at have et sådant særpræg, at den vil blive opfattet som et særligt kendetegn for mærkeindehaverens varer. Mærket er derfor fundet uegnet til registrering i medfør af varemærkelovens § 13, jf. § 2, stk. 1.

Det henstilles derfor, at Ankenævnet stadfæster det ved direktoratets skrivelse af 15. okt. 1993 meddelte afslag.«

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 12. september 1995.

For klageren mødte cand.jur. Birgit Wiborg, der henviste til det skriftlige materiale og navnlig anførte, at der er tale om en meget karakteristisk detalje i en daglig brugsvare. Der er ikke tale om en afbildning af en ny genstand.

To medlemmer (Grønning-Nielsen og Hans Chr. Thomsen) udtaler:

Det ansøgte fremstår som en udformningsmæssigt ubetydelig detalje, der ikke findes ukendt, hvorfor Direktoratets afgørelse bør stadfæstes.

Et medlem (Warnich-Hansen) udtaler:

Idet den kuplede, skrå del i toppen af den i ansøgningen viste pen vil kunne adskille ansøgerens penne fra andre og således har fornødent særpræg findes sagen at burde hjemvises til Patentdirektoratet til videre behandling.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen J.C. Warnich-Hansen

Versioner

1. 1996-01-08