Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1996/9130@1996-10-30/da

Indhold

1. Indledning

År 1996, den 30. oktober afsagde Patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen) følgende

i sagen j.nr. V 11/95:

Klage fra ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT Tyskland, v/Patentbureauet Budde, Schou & Co. A/S

Patentdirektoratets afgørelse af 21. december 1994 afvaremærkeansøgning nr. VA 4887 1987.

Den 22. juli 1987 indleverede Internationalt Patent-Bureau på vegne ASTA PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT en ansøgning om registrering af varemærket AZEP (ordmærke) for klasse 5, især farmaceutiske præparater til behandling af luftvejssygdomme.

I skrivelse af 14. marts 1989 udtalte Patentdirektoratet, at det ansøgte varemærke var fundet forveksleligt med følgende registrerede varemærker:

VR 0006 1935, VR 2610 1960, VR 0914 1977, VR 1782 1985.

Klageren begrænsede ved skrivelse af 13. juli 1989 ansøgningen til at angå klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling af luftvejssygdomme.

Patentdirektoratet skrev herefter den 25. september 1989 følgende til klageren:

"Direktoratet kan efter den foretagne begrænsning se bort fra: VR 2610/60, VR 914/77 og VR 1782/85.

Direktoratet må dog stadig fastholde VR 6/35, medmindre samtykke til registreringen fremskaffes fra indehaveren af ovennævnte registrerede varemærke."

Med skrivelse af 16. juli 1991 meddelte Patentbureauet Budde, Schou & Co, at bureauet var indtrådt som fuldmægtige i sagen.

Klageren besvarede herefter den 27. august 1991 Patentdirektoratets skrivelse af 25. september 1989 som følger:

"Direktoratet har i sin nævnte skrivelse modholdt følgende registrering:

Reg. nr. 6/35 ASEPTA.

Efter ansøgernes formening bør den af direktoratet fremdragne registrering ikke danne nogen hindring for registrering af ansøgte mærke, og på ansøgernes vegne andrager vi høfligst om, at sagen må blive taget op til fornyet overvejelse med henblik på offentliggørelse af ansøgningen, uanset reg. nr. 6/35 ASEPTA.

Vi anfører i denne forbindelse følgende.

Reg. nr. 6/35 ASEPTA

Reg. nr. 1993/65 ASEPTEX

Reg. nr. 278/68 NORI-ASEPT

Reg. nr. 3141/68 ASEPCLEAN

Reg. nr. 3818/83 aseptogyl 20

Reg. nr. 3837/83 aseptogyl enfant

Reg. nr. 6731/83 ASEPTICUF

Reg. nr. 3977/90 ASEPTICAN

Reg. nr. 2616/90 TETRA BRIK ASEPTIC

Reg. nr. 1273/90 BLUEPRINT-ASEP.

Vi går ud fra, at direktoratet er enig i, at indehaverne af reg. nr. 6/35 ikke har nogen eneret til beskyttelse af "ASEP" som mærkebestanddel, se vedlagte kopi af side 109 af Fransk-Dansk Ordbog, Andreas Blinkenberg og Poul Høybye.

ASEPTA er registreret under reg. nr. 6/35 uanset reg. nr. 596/32 CIRE ASEPTINE.

For så vidt angår AZEP/ASEPTA bemærkes specielt følgende:

1. AZEP indeholder bogstavet "z" mod "s" i ASEPTA.

2. ASEPTA består af stavelserne A - SEP - TA overfor stavelserne A - ZEP i AZEP.

3. ASEPTA er "bygget op" over "aseptisk" og tilsvarende ord, medens AZEP fremtræder som et rent fantasiord.

4. AZEP indeholder 4 bogstaver mod 6 bogstaver i ASEPTA.

På baggrund af de anførte omstændigheder er det ansøgernes opfattelse, at reg. nr. 6/35 ASEPTA ikke bør stille sig i vejen for AZEP."

I skrivelse af 7. april 1992 fastholdt direktoratet, at det ansøgte mærke var forveksleligt med det tidligere registrerede varemærke VR 06 1935 ASEPTA.

I skrivelse af 23. september 1992 meddeltes navneændring for klageren til ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT.

Klageren anmodede i skrivelse af 7. december 1992 Patentdirektoratet om at tage modholdet af VR 06 1935 ASEPTA op til fornyet overvejelse og anførte:

"Til begrundelse for vor anmodning skal vi som udgangspunkt henholde os til den i sagen tidligere fremførte argumentation mod forvekslelighed mellem de to mærker.

Til supplement heraf kan det nævnes, at vor klient er indehaver af varemærkeregistrering angående det ansøgte AZEP i følgende lande:

Tyskland, reg.nr. 1 122 994 af 10.03.1987

IR-reg. reg.nr. 554164 af 15.05.1990

Finland, reg.nr. 105368 af 15.11.1989

Irland, reg.nr. 123865 af 10.09.1987

Marokko, reg.nr. 40876 af 07.04.1988

Norge, reg.nr. 134519 af 08.12.1988

Panama, reg.nr. 053529 af 07.06.1990

Thailand, reg.nr. 123039 af 10.05.1988

Tyrkiet, reg.nr. 104353 af 04.04.1988

samt at ansøgeren har verserende ansøgninger angående AZEP-mærket i følgende lande:

Indien, ans.nr. 535034 af 13.08.1990

Singapore, ans.nr. 6112/89 af 16.09.1989

Sydafrika, ans.nr. 0088/1922 af 11.03.1988

Vi vedlægger til orientering kopi af den nævnte internationale registrering. Såfremt direktoratet ønsker kopi af øvrige af de nævnte registreringer/ansøgninger, anmoder vi om at blive gjort bekendt hermed.

Det kan oplyses, at vor klient ved behandlingen af de ovennævnte registreringer og ansøgninger på intet tidspunkt er stødt på konflikt/modhold baseret på varemærket ASEPTA.

Vi har ved varemærkeundersøgelse i Irland, Finland og Norge konstateret, at der i hvert tilfælde i disse lande findes identiske registreringer angående betegnelsen ASEPTA. Vi vedlægger til orientering kopi af de nævnte tre ASEPTA-registreringer, der som anført på intet tidspunkt har været modholdt af patentmyndighederne i de respektive lande, og ej heller har været lagt til grund for eventuelle indsigelser.

I alle de tre lande, men måske mest i Norge, har man en forvekslelighedsbedømmelse, der ligger forholdsvis tæt op ad den danske, og det er derfor vor klients og vor opfattelse, at den nævnte sameksistens bør lægges til grund ved afgørelsen i den danske varemærkeansøgning.

Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet bør det derudover - som tidligere påpeget - lægges til grund, at det modholdte mærke ASEPTA helt utvetydigt er beregnet til anvendelse i forbindelse med forskellige former for desinfektionsmidler o.lign.

Vi henviser i denne forbindelse til den indleverede kopi af den norske registrering af ASEPTA-mærket. Der kan således ikke herske tvivl om det modholdte mærkes beskrivende karakter (jfr. aseptisk).

Herudover står det ansøgte mærke AZEP, der dels er et rent fantasiord, dels dækker et vareområde, der på ingen måde kan siges at vække tilsvarende associationer, idet det er beregnet til behandling af forskellige luftvejssygdomme.

På baggrund af det anførte henstiller vi, at direktoratet må se bort fra den modholdte registrering og godkende det ansøgte mærke til registrering."

Direktoratet fastholdt igen i skrivelse af 11. december 1992, at de to varemærker AZEP og ASEPTA var forvekslelige.

Efter at have fået bevilget diverse svarfrister på baggrund af pågående samtykkeforhandlinger parterne imellem, anførte klageren i skrivelse af 12. december 1994 som følger:

"Idet vi henviser til tidligere korrespondance i den foreliggende sag, skal det indledningsvis oplyses, at det på trods af de førte forhandlinger ikke har været muligt at nå frem til en aftale med indehaverne af den modholdte registrering nr. 6/35 ASEPTA.

Vi anmoder derfor om, at den foreliggende sag må blive optaget til fornyet overvejelse, idet det som tidligere anført er vor klients og vor faktiske opfattelse, at mærkerne AZEP og ASEPTA ikke bør anses for forvekslelige.

Vi henviser i denne forbindelse specielt til den i vore indlæg af 27. august 1991 og 7. december 1992 anførte argumentation, jævnfør vedlagte kopier.

Specielt skal understreges de faktiske forskelle mellem mærkerne AZEP/ASEPTA, hvor AZEP klart fremtræder som et fantasiord, medens ASEPTA lige så klart associeres til aseptisk.

På baggrund af ovenstående henstiller vi, at der ved den fortsatte behandling af den foreliggende ansøgning må blive set bort fra den tidligere modholdte registrering, og at ansøgningen må blive godkendt til registrering."

Den 21. december 1994 afslog Patentdirektoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 1 og 2, idet

"Det ansøgte mærke, AZEP, indgår i det registrerede mærke, ASEPTA, som de to første stavelser, og bogstaverne "Z" og "S" anses for forvekslelig bogstaver.

For så vidt angår varesammenfald, så omfatter registreringen bl.a. "lægemidler til mennesker og dyr (med undtagelse af forbindsstoffer og medicin til pelsdyr)".

Deres ansøgning omfatter "farmaceutiske præparater til behandling af luftvejssygdomme", og der foreligger således varesammenfald mellem varerne omfattet af registreringen og de varer, som er omfattet af Deres ansøgning."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 21. februar 1995 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omgøres.

I ankebegrundelsen skriver klageren:

"Det kan ikke bestrides, at der foreligger formel varekollision mellem det ansøgte mærke, der dækker

Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af luftvejssygdomme, og de af den modholdte registrering nr. 6/35 ASEPTA omfattede varer i

Klasse 5: Desinfektionsmidler, midler til bekæmpelse af utøj og plantesygdomme, farmaceutiske antigæringsmidler, antiseptiske midler, lægemidler til mennesker og dyr (med undtagelse af forbindsstoffer og medicin til pelsdyr).

Under hensyntagen til det modholdte mærkes høje grad af associationsvirkning, respektive beskrivende fremtoning, i retning af aseptiske produkter, er det reelt ulogisk, om det ansøgte mærke AZEP skulle være forveksleligt hermed.

Ganske vist vil de to indledende stavelser ASEP - i det modholdte mærke - udtalemæssigt ligge meget tæt op ad det ansøgte mærke AZEP. Dette forrykker dog ikke den kendsgerning, at det ansøgte mærke besidder helt selvstændigt særpræg og derfor ikke selv hos en lægmand vil kunne give anledning til forveksling.

Endnu mindre vil forveksling være relevant, når det drejer sig om fagmænd, hvilket jo netop er tilfældet i den foreliggende sag, hvor det drejer sig om produkter inden for det medicinske område, og hvor specielt det ansøgte mærke er til brug for et helt specifikt præparat, som normalt kun vil kunne administreres ved recept.

Ud over det ovenfor anførte henholder vi os til den med indlæg af 27. august 1991 (Bilag A) og 7. december 1992 (Bilag C) indleverede argumentation og de med vore indlæg følgende bilag.

Vi vedlægger kopi af de to nævnte indlæg med bilag tilligemed kopi af Patentdirektoratets skrivelse af 7. april 92 (Bilag B).

På baggrund af det anførte henstiller vi, at det registrerede mærke må bortfalde som modhold og det ansøgte mærke blive godkendt til registrering."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 7. maj 1996.

For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson.

Klageren nedlagde påstand om, principalt at det af Direktoratet modholdte varemærke "ASEPTA" ikke er til hinder for registrering af det ansøgte mærke, subsidiært at sagen sendes tilbage til Direktoratet, og at behandlingen sættes i bero på en sleltningsprocedure af det modholdte mærke.

Klageren ville ikke bestride at der foreligger varekollision mellem det ansøgte og det modholdte mærke men gjorde gældende, at mærkerne ikke er forvekslelige. Det blev oplyst, at mærkerne har sameksisteret i Finland, Norge og Island, og der henvistes til eksempler fra registreringspraksis. Endvidere bemærkedes, at varemærkelovens nye regler om brugspligt giver mulighed for delvis sletning, og anvendelsen af varemærkelovens § 28, stk. 3, kommenteredes.

2 af Ankenævnets medlemmer (Grønning-Nielsen og Hans Chr. Thomsen) udtaler:

I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde og idet det over for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat, bør Patentdirektoratets afgørelse stadfæstes.

1 medlem af Nævnet (Finn Mikkelsen) finder, at de to mærker er så forskellige, når de betragtes i deres helhed, at der ikke kan siges at foreligge mærkelighed.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Grønning-Nielsen Hans Chr. Thomsen Finn Mikkelsen

Versioner

1. 1996-10-30