Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1997/9085@1997-01-16/da

Indhold

1. Indledning

i sagen j.nr. V 15/94: Klage fra

Camiceria Pancaldi & B. S.p.A.

Italien,

v/Patentbureauet

Budde, Schou & Co. A/S

Patentdirektoratets afgørelse

af 24. januar 1994 vedrørende

gyldigheden af varemærkeregi-

strering VR 1482/1993 for

LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l,

Italien,

v/Hofman-Bang & Boutard,

Lehmann & Ree A/S.

Den 15. november 1990 indleverede LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l., Italien, v/Lehmann & Ree A/S, en ansøgning om registrering af varemærket VITALIANO PANCALDI (figurmærke) for nærmere angivne varer i klasserne 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 og 34.

Varemærket blev registreret den 19. februar 1993. Den 24. marts 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 21. maj 1993 nedlagde klageren, Camiceria Pancaldi & B. S.p.A, Italien, v/Budde, Schou & Co. A/S, i medfør af varemærkelovens ? 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"....Indsigelsen støttes på indsigers danske varemærkeregistreringer

VR 2259/68 PANCALDI & B

VR 1986/83 PANCALDI & B

der omfatter alle varer i klasse 3 og 25 tillige med nærmere specificerede varearter i klasse 18 og 34.

I den forbindelse kan vi oplyse, at der p.t. verserer en retssag i Italien mellem anmelder og indsiger med henblik på at få annulleret den aftale og de samtykkeerklæringer, der blev udstedt i 1989.

På denne baggrund skal vi høfligst anmode om, at den endelige registrering af VR 1482/93 VITALIANO PANCALDI stilles i bero på udfaldet af nævnte retssag."

I skrivelse af 26. juli 1993 anførte mærkeindehaver som følger:

"Under henvisning til Direktoratets skrivelse af 25. maj 1993 skal vi herved anmode om, at den indsigelse, der er nedlagt den 21. maj 1993 af Camiceria Pancaldi & B S.p.A., og registreringen af VITALIANO PANCALDI <fig> fremmes.

Den med vor skrivelse af 14. januar 1992 fremsendte samtykkeerklæring udspringer af en gyldig og bindende aftale, der er indgået imellem Camiceria Pancaldi & B. S.p.A. og Le Cravatte di Pancaldi S.r.l.

Camiceria Pancaldi & B. S.p.A.'s samlede goodwill er for nylig blevet solgt til Pri.Mola S.p.A., der er sagsøger i den italienske retssag. Sidstnævnte firma vil ikke anerkende den foreliggende gyldige sameksistensaftale.

En berostillelse af den endelige registrering af mærket VITALIANO PANCALDI <fig>, indtil udfaldet af den italien-ske retssag kendes, kan ikke accepteres af vore klienter. Det er ikke usædvanligt, at italienske retssager kan vare op til 10 år, og det ville være urimeligt, om vore klienter skulle afvente endelig registrering af deres mærke på baggrund af en konkurrents "fortrydelse" af en indgået aftale.

På denne baggrund henstiller vi, at registreringen af VITALIANO PANCALDI <fig> fremmes, og indsigelsen afvises."

Klageren oplyste i skrivelse af 4. oktober 1993 til afklaring af navneforholdene følgende:

"De to danske varemærkeregistreringer VR 2259 1968 og VR 1086 1983 PANCALDI & B. indehavedes oprindeligt af Camiceria Pancaldi & B. S.p.A. De to registreringer blev i 1991 overdraget til Scotlan S.r.l., der derefter ændrede navn til Camiceria Pancaldi & B S.r.l.

Det oprindelige indehaverfirma Camiceria Pancaldi & B. S.p.A. ændrede sideløbende hermed navn til Pri.Mola S.p.A.

Såfremt der i den foreliggende sag ønskes fremlagt dokumentation for de stedfundne ændringer, anmoder vi om at blive gjort bekendt hermed, hvorefter sådan dokumentation umiddelbart vil blive fremsendt.

Som det fremgår af den med vor indsigelsesskrivelse af 24. maj 1993 indleverede kopi af stævning i den italienske retssag, er retsforholdet mellem ansøgerfirmaet LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l. og indsigerfirmaet, Camiceria Pancaldi & B. S.r.l./Pri.Mola S.p.A. følgende:

Samtidig med afgivelsen af samtykke til registrering af LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l.'s varemærke i Danmark indgik parterne en aftale vedrørende brugen af de respektive mærker. Forhandlingerne blev ført og aftalerne indgået af Mr. Arnaldo Boschi på vegne Camiceria Pancaldi & B. S.p.A.

Ikke blot var sidstnævnte direktør i interessekonflikt ved indgåelsen af de omtalte aftaler, men den indgåede aftale er også senere brudt fra LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l.'s side. Disse forhold må være fuldt ud kendte for LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l.

På denne baggrund har vor klient anmodet om, at aftalen og samtykkeerklæringen må blive kendt ugyldig. At retssagen i Italien kan trække ud bør ikke have indflydelse på varemærkesagen i Danmark. Det væsentlige i denne sammenhæng må være, at den eventuelle endelige registrering af det ansøgte mærke må være retslig gyldig. På baggrund af sædvanlig praksis henstiller vi derfor, at sagsbehandlingen stilles i bero i den foreliggende sag, indtil udfaldet af retssagen i Italien foreligger."

Mærkeindehaveren henviste i skrivelse af 7. december 1993 til sin skrivelse af 26. juli 1993 og anførte endvidere:

"Det er ikke korrekt, at Mr. Arnaldo Boschi var i interessekonflikt, da han underskrev den omstridte samtykkeerklæring. Mr. Boschi var igennem mange år én af Camiceria Pancaldi & B. S.p.A.'s direktører og havde ingen interesser i firmaet Le Cravatte di Pancaldi S.r.L.

I øvrigt blev varemærkeaftalen underskrevet af en helt anden direktør hos Camiceria Pancaldi & B. S.p.A. - nemlig Ms. Bottazzi Albertina Pancaldi, hvilket viser, at aftalen var et klart udtryk for Camiceria Pancaldi & B. S.p.A.'s vilje på daværende tidspunkt. Vi vedlægger kopi af aftalens forside til orientering.

Det er ikke korrekt, at Le Cravatte di Pancaldi S.r.L. senere har brudt varemærkeaftalen. Tværtimod har Le Cravatte di Pancaldi S.r.L. genanmeldt varemærket VITALIANO PANCALDI <fig> i flere lande, herunder i Danmark, i overensstemmelse med aftalen.

Indsigerne, Pri.Mola S.p.A. der har erhvervet de varemærker, der tilhørte firmaet Camiceria Pancaldi & B. S.p.A. og den dertil hørende goodwill, var fuldt ud beviste om, at aftalen med Le Cravatte di Pancaldi S.r.L. var en del heraf. De nye indehavere har imidlertid med fuldt overlæg ignoreret den eksisterende varemærkeaftale og bevidst undladt at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen.

De nye indehavere har anlagt sag i Italien i et forsøg på at befri sig fra den gyldigt indgåede aftale. Efter vores opfattelse er det yderst betænkeligt, hvis et konkurrerende firma, her Pri. Mola S.p.A., sal "belønnes" for en sådan adfærd ved at kunne skade konkurrenters, her vore klienters, varemærkerettigheder i Danmark.

Vi anmoder høfligst Direktoratet om at afvise indsigelsen og stadfæste registreringen af VR 01.482 1993 VITALIANO PANCALDI <fig>."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 24. januar 1994 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"De har under indsigelsen alene påstået den endelige registrering af det foreliggende mærke stillet i bero på udfaldet af en retssag, der verserer i Italien. Det skal hertil bemærkes, at det forhold, som direktoratet kan tage stilling til i forbindelse med en nedlagt indsigelse ifølge varemærkelovens ? 23 er registreringens gyldighed. I den foreliggende sag skal direk- toratet således vurdere, om registreringen er foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i varemærkeloven.

Under behandlingen af den ansøgning, der førte til registreringen af det foreliggende varemærke, blev der indsendt en erklæring om, at indehaveren af varemærkerne registreret under VR 2259 1968 og VR 1086 1983, som var fundet til hinder for registreringen, meddelte samtykke til det ansøgte mærkes registrering. Erklæringen blev lagt til grund for den videre behandling af sagen, således at betingelserne i varemærkeloven for at antage mærket til registrering hermed ansås for opfyldt. På registreringstidspunktet forelå således en i forhold til varemærkeloven gyldig registrering.

Retsdokumenterne fra Italien viser, at parterne ved domstolene søger løst visse privatretlige konflikter omkring nogle samarbejdsaftaler. Retssagen vedrører ikke direkte spørgsmålet om den danske registrerings gyldighed. Der er således ikke grundlag for at den endelige registrering af det foreliggende varemærke stilles i bero på udfaldet af retssagen i Italien. Da der på registreringstidspunktet forelå en i forhold til varemærkeloven gyldig registrering, vil den foreliggende registrering ikke kunne erklæres ugyldig i medfør af varemærkelovens ? 23 og således ikke kunne udslettes i medfør af lovens ? 33. Den nedlagte indsigelse kan således ikke tages til følge.

Det bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt de nævnte privatretlige konflikter vil kunne indebære en ophævelse af den foreliggende gyldige registrering, henhører under domstolene."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 23. marts 1994 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omgøres.

I ankebegrundelsen anfører klageren:

" Ankebegrundelse

Det ansøgte mærke er forveksleligt med klagerens danske varemærkeregistreringer

VR 2259 1968 PANCALDI & B

VR 1086 1983 PANCALDI & B,

der omfatter alle varer i klasserne 3 og 25 tillige med nærmere specificerede varearter i klasserne 18 og 34.

Den i sin tid meddelte samtykkeerklæring bør anses for uvirksom, idet den i sin tid blev afgivet på falske forudsætninger, hvorom der nu verserer en retssag i Italien. Retssagen i Italien vedrører også spørgsmålet om samtykkeerklæringen i Danmark...."

Efter at have fået bevilget flere fristforlængelser til indsendelse af uddybende ankebegrundelse, udtalte klageren i skrivelse af 24. april 1995:

"Idet vi henviser til tidligere korrespondance i den foreliggende sag, skal vi herved oplyse, at vi fra vor italienske ordregiver har fået oplyst, at der ikke er sket nogen yderligere udvikling i den i Italien verserende retssag.

Som tidligere oplyst forventes retssagen ikke afsluttet før end 1997.

På baggrund af det ovenfor anførte henstiller vi, at Patentankenævets afgørelse må blive truffet på basis af det for Patentdirektoratet fremlagte materiale og oplysninger."

I skrivelse af 24. juli 1995 har mærkeindehaver anført:

"Under henvisning til appellantens skrivelse af 24. april 1995 har vi noteret os, at denne ønsker ankesagen afgjort på baggrund af det materiale og de oplysninger, der blev fremlagt for Patentdirektoratet.

Ovennævnte giver os ikke anledning til yderligere bemærkninger."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 8. oktober 1996.

For klageren (indsiger) mødte cand.jur. Inge-Lise Persson, der forelagde sagen.

Indklagede (mærkeindehaveren) gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale:

Klageren påstår, at klageren - og ikke LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l. - har ret til mærkebestanddelen "Pancaldi" i det foreløbigt registrerede varemærke for en del af de foreløbigt registrerede varearter, idet klageren gør gældende, at samtykkeerklæringen af 22. november 1989 blev opnået under sådanne omstændigheder, at den er ugyldig, og at samtykkemodtageren var vidende herom.

Klageren har dokumenteret, at der om dette spørgsmål verserer en retssag i Italien.

På denne baggrund finder Ankenævnet spørgsmålet tvivlsomt og finder, at Patentdirektoratet bør benytte den mulighed, som hjemles i varemærkelovens ? 21, stk. 1, til at opfordre indsigeren til at anlægge retssag her i landet om spørgsmålet inden en nærmere angiven frist.

Ankenævnet ophæver derfor Patentdirektoratets afvisning af indsigelsen og tilbagesender sagen til Patentdirektoratet til fortsat behandling.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse ophæves, og sagen tilbagesendes til Patentdirektoratet til fortsat behandling.

Versioner

1. 1997-01-16