Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1997/9086@1997-01-16/da

Indhold

1. Indledning

i sagen j.nr. V 25/95: Klage fra

Hachette Filipacchi Presse S.A.,

Frankrig,

v/Hofman-Bang & Boutard,

Lehmann & Ree A/S

Patentdirektoratets afgørelse

af 23. februar 1995 vedrørende

gyldigheden af varemærkeregi-

strering VR 2944 1994 for

E. Tjellesen A/S,

Birkerød,

v/advokat Jan Erik Kornerup Jensen.

Den 7. februar 1994 indleverede E. Tjellesen A/S, Birkerød, en ansøgning om registrering af varemærket ACTU-ELLE for alle varer i klasse 3.

Varemærket blev registreret den 6. maj 1994.

Den 1. juni 1994 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 22. juli 1994 nedlagde klageren, Hachette Filipacchi Presse S.A., Frankrig v/Hofman-Bang & Boutard, i medfør af varemærkelovens ? 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"Indsigerne, Hachette Filipacchi Presse S.A., er indehavere af dansk varemærkeanmeldelse VA 00.832 1994, der har klar prioritet forud for den offentliggjorte, foreløbige registrering.

Indsigelsen støttes endvidere på den bekendthedsgrad, der knytter sig til magasinet Elle, der udgives af indsigerne, og som netop også indeholder artikler om varer, der klassificeres under klasse 03.

Der verserer i øvrigt mellem parterne en retssag. På denne baggrund skal vi henstille, at nærværende varemærkeanmeldelse stilles i bero."

I den anledning skrev Patentdirektoratet den 26. juli 1994 følgende til indsigeren:

"Ved brev af 22 jul. 1994 har De nedlagt indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed. I brevet har De anført, at der mellem parterne verserer en retssag, samt henstillet, at behandlingen af indsigelsessagen stilles i bero herpå.

Til brug for direktoratets vurdering af sagens videre forløb, skal man anmode Dem om at oplyse, hvad denne retssag drejer sig om."

I skrivelse af 23. august 1994 imødegik mærkeindehaveren v/advokat Jan Erik Kornerup Jensen indsigelsen og skrev:

"...Indledningsvis finder jeg anledning til at bemærke, at mærket ACTU-ELLE af anden varemærkeindehaver har været registreret fra 1980 i klasse 03, indtil det på grund af manglende fornyelse blev slettet i 1990, hvorefter mine klienter den 7. februar 1994 indgav ansøgning om registrering, - en registrering der blev meddelt den 6. maj 1994.

På mine klienters vegne skal jeg fremsætte krav om, at Patentdirektoratet afviser den fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket for mine klienter, idet jeg skal henvise til

at indsigeren i 1988 ansøgte om registrering af figurmærket ELLE i klasse 03, hvilken ansøgning imidlertid definitivt blev afslået af Patentdirektoratet den 10. november 1993, blandt andet med henvisning til, at ansøgningen var uforenelig med mine klienters regi- strerede varemærke ELLE-BELLE (VR 0070 1973),

at Patentdirektoratets afgørelse ikke af indsigeren blev indbragt for Patentankenævnet, og at afgørelsen således er endelig,

at den fornyede ansøgning af 31/1 1994 fra indsigeren er indgivet på identisk grundlag og reelt er et forsøg på omgåelse af rekursreglerne, hvorfor den allerede af denne grund bør afvises,

at førnævnte ansøgning iøvrigt må betegnes som åbenbart grundløs og alene kan ses som en støtteaktion til legalisering af det mod mine klienter rejste søgsmål, - et søgsmål der, jfr. nedenfor er registreringen af ACTU-ELLE aldeles uvedkommende,

at ansøgningen således ikke kan tillægges nogen form for prioritet,

at det af indsigeren påberåbte anbringende med hensyn til "bekendthedsgraden" knyttet til magasinet ELLE er irrelevant, allerede af den grund at der ikke er varesammenfald,

at det af indsigeren påberåbte anbringende med hensyn til artikler i førnævnte blad om varer, klassificeret under klasse 03, er uforståeligt og under alle omstændigheder uden enhver betydning,

at ELLE iøvrigt ikke kan give anledning til modhold overfor ACTU-ELLE.

Jeg forstår Patentdirektoratets skrivelse af 26. juli 1994 således, at Patentdirektoratet - der har registeret mærket ACTU-ELLE for mine klienter - er enig i det ovenfor anførte, og at grunden til at indsigelsen ikke allerede er afvist er indsigerens oplysning om, at der verserer en retssag mellem parterne.

Det er rigtigt, at der ved Sø- og Handelsretten i København verserer en retssag, men denne har intet med registreringen af varemærket ACTU-ELLE at gøre.

Under den nævnte sag, der af affødt af de årsager, der er omtalt i den vedlagte kopi af kendelse fra Hørsholm Fogedret har indsigeren nedlagt følgende påstand:

"Det forbydes sagsøgte at anvende betegnelsen ELLE ved markedsføring herunder eksport af parfume."

På mine klienters vegne har jeg nedlagt påstand om frifindelse.

Uden af redegøre for sagens substans iøvrigt, er det åbenbart, at den verserende Sø- og Handelsretssag udelukkende angår et påstået krænkelse af indsigerens forretningskendetegn (figurmærke) jfr. markedsføringslovens ? 5, og sagen har således intet med den varemærkeretlige retsstilling, herunder mine klienters uomtvistelige rettigheder til mærkerne ELLE-BELLE og ACTU-ELLE at gøre.

Der er således intet grundlag for en udsættelse af indsigelsens behandling og jeg skal som førnævnt anmode Patentdirektoratet om at afvise indsigelsen straks."

Indsigeren skrev den 26. august 1994 følgende til Patentdirektoratet:

"Under henvisning til Deres brev af 26. juli d.å. bemærkes, at der mellem parterne verserer en retssag om betegnelsen ELLE . Der er nedlagt fogedforbud mod brug af betegnelsen ELLE LA BELLE , og her verserer der for tiden en justifikationssag ved Sø- og Handelsretten i København. Da alle mærker indeholdende betegnelsen ELLE som anmeldt af fa. E. Tjellesen A/S vil blive inddraget i denne sag, har man også fundet det relevant at nedlægge indsigelse mod mærkets endelige registrering, indtil der er fundet en retlig løsning på spørgsmålet, om betegnelsen ELLE som anvendt af damemagasinet af samme navn kan forhindre brugen af den tilsvarende betegnelse for varer, der omtales og udbydes i magasinet. Der er selvfølgelig en skærpende omstændighed, at varen indeholder betegnelsen ELLE . Der vedlægges genpart af fogedforbud såvel som justifikationsstævning."

Hertil anførte mærkeindehaveren i skrivelse af 30. august 1994 som følger:

"Jeg anerkender herved modtagelsen af Patentdirektoratet skrivelse, hvormed fulgte kopi af Hofman-Bang & Boutard A/S's skrivelse, dateret 26. august d.å., modtaget i Patentdirektoratet den 29. august d.å.

Jeg vedlægger efter aftale kopi af det svarskrift, som jeg på vegne E. Tjellesen A/S har indgivet i den verserende Sø- og Handelsretssag.

Jeg finder ikke anledning til at kommentere indsigerens skrivelse, bortset fra at jeg skal henlede opmærksomheden på, at der er tale om en direkte vildledende oplysning, når det anføres, at der er nedlagt fogedforbud mod brugen af betegnelsen ELLE LA BELLE , hvorved jeg blot skal henvise til fogedrettens kendelse.

På mine klienters vegne skal jeg fastholde kravet om, at indsigelsen straks afvises."

Patentdirektoratet udtalte i skrivelse af 6. september 1994 til indsigeren:

"Idet der henvises til direktoratets skrivelse af 2 sep. 1994 kan oplyses, at man har gennemgået det materiale, som parterne har indsendt den 23 aug., 26 aug. og 30 aug. 1994.

Det fremgår af udskriften af fogedbogen for Hørsholm Ret, samt af stævning og svarskrift vedrørende den efterfølgende justifikationssag, at den retssag, der verserer mellem parterne vedrører den udformning, hvori E. Tjellesen A/S benytter mærket ELLE LA BELLE i markedsføringen af sine produkter i henhold til udformningen af indsigers mærker, idet mærket ELLE LA BELLE benyttes ved fremhævelse af ordet ELLE i særlig skrift. Det er direktoratets opfattelse, at rettes afgørelse heraf ikke umiddelbart kan influere på vurderingen af, hvorvidt indsigers mærker udgør en hindring for den endelige registrering af ordmærket ACTU-ELLE.

Den foreliggende indsigelsessag vil derfor blive behandlet i realiteten. Såfremt De har bemærkninger vedrørende spørgsmålet om mærkernes for vekslelighed, anmodes De om at indsende disse inden udløbet af ovennævnte frist.

Det bemærkes, at direktoratet er opmærksom på, at der ved stævning af 07 jan 1994 er indbragt en sag ved Sø- og Handelsretten, der er parallel med ovennævnte retssag."

Indsigeren fremkom i skrivelse af 3. november 1994 med følgende kommentarer til sagen:

"Må det først være påpeget, at der verserer to sager ved Sø- og Handelsretten, der senere vil blive kumuleret. Førstnævnte sag angår spørgsmålet om rettigheden til betegnelsen ELLE også for varer i klasse 03, herunder eau de toilette. Efter at den førstnævnte sag var anlagt, blev det nødvendigt at skride ind med et fogedforbud. Det er korrekt, at dette fogedforbud blev nedlagt, idet anmelderen, E. Tjellesen A/S, blev forhindret i at markedsføre, herunder eksportere, eau de toilette under anvendelse af betegnelsen ELLE , idet retten udtalte, at anmelderen (rekvisitus) "var bekendt med rekvirentens (indsigerens) varemærke, og rekvisiti brug af dette ved udhævning fra sit eget varemærke ELLE-BELLE af netop mærket ELLE med en i hvert fald ved umiddelbar betragtning identisk typografi findes at være egnet til at fremkalde forveksling med rekvirentens mærke". Derudover drejer sagen i Sø- og Handelsretten sig om, hvorvidt betegnelsen ELLE besidder en sådan grad af bekendthed i det danske samfund, at man kan forhindre sagsøgte, fa. E. Tjellesen A/S, i at benytte en betegnelse, hvori indgår betegnelsen ELLE for eau de toilette, således som det sker i mærket ELLE LA BELLE .

Det understreges, at det ikke er varemærket ELLE-BELLE , jfr. dansk varemærkeregistrering VR 00.070 1973, der anvendes af anmelderen, men betegnelsen ELLE , skrevet med store bogstaver, og herunder, skrevet med små bogstaver, ELLE LA BELLE , således som mærket er vist i sagens bilag 23, der forestiller en stiliseret flaske af anmelderens eau de toilette.

Pointen i nærværende sag er, at indsigeren ser det som en omgåelse af sagen, at man nu benytter samme teknik som i betegnelsen ELLE-BELLE blot ved at anføre et andet ord foran selve mærket, her ACTU-. Der er imidlertid stadig tale om en forringelse af indsigernes velkendte mærke ELLE og det retlige indhold, der knyttes til denne eneret. Om en sådan status består for dette mærke, kan og bør alene en domstol afgøre.

Til det i modpartens skrift anførte i øvrigt bemærkes, at anmeldelse VA 03.399 1988 ELLE <fig> nok blev afslået, men at indsiger protesterede mod dette afslag, jfr. brev af 8. februar d.å. samt i øvrigt Patentdirektoratets besvarelse heraf, hvoraf det fremgår, at det var indsigers opfattelse, at det var sædvanlig kutyme "at (Direktoratet) stiller varemærkeansøgninger i bero på udfaldet af verserende retssager". Direktoratet fandt imidlertid i denne sag, at det ikke var muligt, da der var givet afslag. Vi mener fortsat, at dette var og er ukorrekt ud fra den betragtning, at det er uden betydning, om der foreligger et modhold af Patentdirektoratet i den almindelige ansøgning, en indsigelse eller et afslag, så længe rettigheden består, hvilket var tilfældet indtil udløbet af afslagsfristen, in casu d. 10. januar 1994, hvor der så blev indleveret stævning i sagen. Den virkning, som anmelderen derfor tillægger afgørelsen, nemlig at denne må anses for endelig, er derfor næppe korrekt og kan i hvert fald ikke tillægges den virkning, som anmelderen påstår.

Når det endvidere hedder, at den nye indsigelse er et forsøg på at omgå rekursreglerne, synes dette at være ganske uden retligt indhold. Denne fremgangsmåde blev valgt, da man som bekendt ikke har mulighed for at påanke Direktoratets brev af 22. februar 1994, når der ikke er tale om en "afgørelse".

Hvad angår spørgsmålet om bekendthedsgraden til indsigernes mærke ELLE , er dette netop indeholdt i de ovenfor nævnte retssager, og derfor er spørgsmålet, om der foreligger den fornødne vareartslighed mellem klasse 03 og de aktiviteter, der indeholdes i magasinet, et centralt spørgsmål i den verserende retssag. Dertil kommer naturligvis, at også vareartslighed med andre af indsigerens registreringer kan komme på tale, herunder ikke mindst reg. nr. VR 00.802 1994 ELLE <fig>, der bl.a. omfatter tjenesteydelser i klasse 41 og 42. Under disse klasser henhører f.eks. skønhedsklinikker, hvor det kan tænkes, at eau de toilette-produkter eller klasse 03-produkter i det hele taget forefindes. Der er med andre ord her helt konkret tale om vareartslighed.

Det er en kendsgerning, at indsigers varemærke fuldstændig indeholdes i betegnelsen ACTU - ELLE , oven i købet på en distinktiv måde, idet netop bestanddelen ELLE fremhæves blandt de to elementer, i mærket. Dertil kommer det ovenfor anførte om, at der synes at være en tendens hos anmelderen til at benytte betegnelsen ELLE konsekvent i sin markedsføring, dels i den foreliggende form, således som det blev påvist i fogedsagen, men altså også således som det ligger i varemærkeregistrering ELLE-BELLE og nu i betegnelsen ACTU - ELLE . Indsigeren kan selvsagt ikke tolerere en sådan brug af betegnelsen ELLE , idet den dels er i konflikt med de oven anførte etablerede rettigheder, dels kan indebære en risiko for, at indsigerens velkendte mærkes renommé og særpræg anfægtes.

Vi skal derfor henstille, at nærværende anmeldelse stilles i bero på udfaldet af den verserende retssag.

Dette har da også al rimelighed for sig, da en afgørelse, positiv eller negativ, formentlig vi have til resultat, at sagen vil blive indbragt for Patentankenævnet, hvorved parterne er stillet fuldstændig, som om sagen var stillet i bero, da det næppe kan ventes, at ankenævnssagen vil være færdiggjort før udfaldet af de kumulerede retssager."

Hertil svarede Patentdirektoratet i skrivelse af 25. november 1994 som følger:

"I anledning af Deres brev af 03 nov. 1994, hvori De fortsat henstiller, at behandlingen af den foreliggende indsigelsessag stilles i bero på udfaldet af retssagen, verserende mellem parterne, har direktoratet gennemgået sagen påny.

Efter en gennemgang af sagen, herunder de indsendte processkrifter, er det fortsat direktoratets opfattelse, at de to retssager, der verserer mellem parterne, ikke angår spørgsmålet om, hvorvidt det foreliggende ordmærke ACTU-ELLE er forveksleligt med indsigers mærke ELLE. Det er således fortsat direktoratets opfattelse, at disse retssager omhandler den udformning, hvori E. Tjellesen A/S benytter sine varemærker i markedsføringen at sine produkter, nemlig ved fremhævelse af ordet ELLE i særligt skrift."

Mærkeindehaveren oplyste i skrivelse af 28. november 1994, at man ikke havde yderligere bemærkninger i sagen og anmodede om, at Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen, hvorefter indsigelsen afvises.

I skrivelse af 20. december 1994 bemærkede indsigeren følgende:

"Under henvisning til Patentdirektoratets brev af 25. november d.å. bemærkes, at det er korrekt, at spørgsmålet ved domstolene også omhandler spørgsmålet om, hvorledes udformningen af betegnelsen kan anvendes.

Da betegnelsen ACTU-ELLE imidlertid er anmeldt som ordmærke, berettiger det ansøgeren til at anvende denne i en konkret udformning, også således at betegnelsen ELLE her fremhæves, hvilket rent faktisk er sket i registreringen ELLE-BELLE .

Anmeldelsen af betegnelsen som ordmærke kan formentlig søges i det ønske, at man stilles frit med hensyn til, hvorledes man ønsker at anvende den. Havde anmelderne ønsket at benytte betegnelsen ACTU-ELLE i en konkret udformning, hvor betegnelsen ELLE var af mindre betydning, kunne man jo blot have gjort dette, bl.a. for derved at vise, at man ville respektere indsigernes velkendte navn og mærke.

Vi skal derfor henstille, at De endnu en gang overvejer sagen.

Til Deres orientering er sagen i øvrigt berammet til domsforhandling d. 5. maj 1995,og nærværende spørgsmål vil naturligvis blive inddraget under sagen uanset Patentdirektoratets stillingtagen i øvrigt.

For dog ikke at forrykke en evt. stillingtagen mellem parterne under retssagen er det vor opfattelse, at Patentdirektoratet bør - og skal - afvente domstolenes afgørelse."

Mærkeindehaveren udtalte i skrivelse af 22. december 1994 som følger:

"På varemærkeindehaverns vegne må jeg insistere på, at Patentdirektoratet nu træffer afgørelse nu, jfr. også Direktoratets tilkendegivelse i skrivelse af 25. november d.å.

Det af indsigeren anførte giver mig ikke anledning til yderligere, bortset fra at bemærke, at "nærværende spørgsmål" selvsagt ikke kan inddrages under den til den 5. maj 1995 til domsforhandling berammede sag i Sø- og Handelsretten."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 23. februar 1995 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"....To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens ? 15, stk. 1, nr. 2, jf. ? 4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignede art.

Indsigers ansøgning VA 832 1992 om figurmærket ELLE har prioritet fra den 31 jan. 1994. Det foreliggende mærke har prioritet fra den 07 feb. 1994 og er således yngre.

Der foreligger sammenfald af varer omfattet af registreringerne. Det er derimod direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er til stede.

Indsigers varemærke består af ordet ELLE , der er det franske ord for hende/hun. Denne betydning må anses for almindelig kendt, og ordet vil efter direktoratets opfattelse også i Danmark blive udtalt efter franske udtaleregler i én stavelse. Det foreliggende mærke leder tanken hen på ordet aktuel og vil på grund af det indledende mærkeelement ACTU blive udtalt efter danske udtaleregler i fire stavelser. Selv om det foreliggende varemærke leder tanken hen på ordet aktuel som sådan, vil mærket også kunne opfattes som "aktuelt for hende", idet samstillingen ACTU-ELLE findes at indeholde et ordspil. Efter en samlet vurdering af mærkernes begrebsindhold, udseende og udtale er det direktoratets opfattelse, at mærkerne afviger fra hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling ikke er til stede. Indsigelsen nedlagt under henvisning til indsigers varemærkeansøgning kan således ikke tages til følge.

Der er i indsigelsen endvidere henvist til, at indsiger benytter varemærket ELLE for varer, der har relation til klasse 3, nemlig tidsskrifter, der indeholder annoncer for parfume m.v. samt artikler herom. Som nævnt ovenfor findes mærkelighed ikke at foreligge. Indsigelsen nedlagt under henvisning til indsigers benyttelse af varemærket ELLE for varer, der har relation til varer omfattet af klasse 3, kan således heller ikke tages til følge. Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens ? 15, stk. 4, nr. 1 og nr. 2."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 24. april 1995 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at direktoratets afgørelse omstødes.

I ankebegrundelsen skriver klageren:

"....Indsigelsen støttedes på dansk varemærkeanmeldelse VR 00.832 1994 ELLE <fig>, der har prioritet forud for det offentliggjorte mærke og samtidig på den bekendthedsgrad, der knytter sig til magasinet Elle, der udgives af indsigerne (appellanterne). Det ligger i sagens natur, at også produkter, der normalt falder ind under klasse 03, f.eks. parfumevarer, artikler til kosmetiske formål etc., omtales i et sådant magasin.

Dertil kommer, at der mellem parterne verserer en retssag om brugen af betegnelsen ELLE , netop i forbindelse med toiletartikler (eau de toilette). På trods af denne retssag har Patentdirektoratet ikke ønsket at sætte anmeldelsen i bero, men fremmet denne til offentliggørelse. Det forekommer ikke rimeligt, at Patentdirektoratet træffer afgørelse i en sag, hvori indgår bestanddelen ELLE , når der verserer en retssag.

Det understreges, at der er tale om offentliggørelse af et ordmærke, og at dette betyder, at betegnelsen ELLE i princippet kan anvendes i en hvilken som helst udformning, herunder også fremhævet på bekostning af elementet ACTU- eller i en udformning, der ikke afviger tilstrækkeligt fra figurelementet i indsigernes varemærkeanmeldelse VR 00.832 1994 ELLE <fig>, hvorfor nærværende anke er nedlagt. Det bemærkes i øvrigt, at retssagen er berammet til foretagelse d. 13 og 14. juni 1995."

Mærkeindehaveren har i skrivelse af 27. juli 1995 påstået stadfæstelse og vedlagt en oversigt over varemærkeregi- streringer i klasse 3, alle indeholdende bogstavsammensætningen ELLE .

"....Følgende varemærker er idag at finde i varemærkeregistret, klasse 3, alle indeholdende stavelsen ELLE:

Novelle 1955 01.182 Schwarzkopf

Cernelle 1956 00.878 Gernelle A/S

Colorelle 1960 00.648 L'Oreal S/A

Quelle 1960 02.198 Quelle-Schackendanz

Mirabelle 1967 01.751 Belgian Cosmetic Invest

Bagatelle 1970 02.344 Guerlain S/A

Yselle 1972 02.673 Triumph Intertrade

Allurelle 1976 00.772 L'Oreal S/A

Vivelle 1977 00.764 ||

Volurelle 1977 00.766 ||

Serielle 1977 02.447 Pierre Fabre S.A.

Dechelle 1979 02.492 Doetsch, Grether, Basel

Michelle 1980 00.061 Balenciaga S.A.

Flurielle 1980 01.780 L'Oreal S.A.

Lorelle 1986 00.711 ||

Isabelle 1993 04.053 Rauscher & Co.

Silk'Elle 1984 03.581 Orion-Ihtyma OY

Det er alle registrerede ordmærker (ingen figur-mærker). Det sidstnævnte mærke er delt med en apostrof medens vort Actu-Elle er delt med en bindestreg.

Der er ingen af disse mærkevare-indehavere, der har gjort indsigelse mod vort ACTU-Elle eller mod vort Elle-Belle fra 1973."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 8. oktober 1996.

For klageren mødte advokat Christian Levin Nielsen.

For indklagede (mærkeindehaver) mødte advokat Jan Erik Kornerup Jensen.

Der var fra klageren modtaget en skrivelse af 30. september 1996, som på grund af tidspunktet for dens fremsendelse ikke fandtes at kunne indgå i nævnets behandling af sagen.

Parterne procederede sagen, idet de i det væsentlige henholdt sig til og uddybede de til Direktoratet og Ankenævnet fremsendte skriftlige indlæg.

Ankenævnet skal udtale:

I henhold til de af Patentdirektoratet anførte grunde, og idet det over for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Versioner

1. 1997-01-16