Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1997/9109@1997-04-30/da

Indhold

1. Indledning

i sagen j.nr. V 85/95: Klage fra

Password, Public Relations,

v/Jan Edward m.fl.,

København,

v/advokat Sven Søgaard

Patentdirektoratets afgørelse

af 24. oktober 1995 vedrørende

varemærkeansøgning nr. VA 1136 1995

efter protest fra

Laust Søndergaard,

Bagsværd,

v/Advokat Lene Tell.

Den 14. februar 1995 indleverede klageren en ansøgning om registrering af varemærket Password Public Relations (figurmærke) for alle tjenesteydelser i klasse 35.

Den 2. maj 1995 protesterede PassWord v/Laust Søndergaard v/advokat Svend Olhoff mod registrering af det ansøgte mærke og udtalte:

"....Min klient startede reklamevirksomhed d. 1. januar 1995 under navnet PassWord. Inden ansøgning om registrering af navnet PassWord, fik min klient foretaget en varemærkeundersøgelse i Patentdirektoratet. Resultatet af denne undersøgelse forelå d. 13. februar 1995 og som det fremgår af undersøgelsen, var der intet til hinder for at få navnet registreret. Efterfølgende indgav min klient ansøgning om registrering (ansøgningsnummer VA 2063-1995.)

Den 1. februar 1995 skifter Public relations-virksomheden MediaCom navn til PassWord-Public relation og indgiver d. 14. februar ansøgning om registrering af navnet (ansøgningsnummer VA 01.136).

Nærværende protest støttes på varemærkelovens ? 3 stk. 1, nr. 2, idet min klient har taget navnet i brug før MediaCom og varemærkelovens ? 3, stk. 3, idet det blev angivet i min klients varemærkeundersøgelse, at navnet PassWord har varemærkemæssigt særpræg for reklamebureauvirksomhed og det fornødne særpræg således ikke behøver at skabes gennem anvendelse."

Klageren imødegik ved skrivelse af 7. juni 1995 protesten og anførte:

"Under henvisning til Patentdirektoratets skrivelse af 17. maj 1995, i fortsættelse af tidligere korrespondance og i anledning af advokat Sven Olhoffs skrivelse af 2. maj 1995 til Patentdirektoratet skal jeg på vegne Password Public Relations fastholde den tidligere fremsendte ansøgning, og i overensstemmelse med nedenstående protestere mod, at Laust Søndergaard anvender "PassWord" som betegnelse for sin virksomhed.

Min klient, Password Public Relations, har i en årrække drevet virksomhed under betegnelsen MediaCom, men foretog ultimo 1994 nogle undersøgelser med henblik på at ændre navnet til Password, og da der ikke forelå hindringer herfor, påbegynder min klient anvendelse af navn og logo januar 1995 og undertegnede fremsendte den 13. februar 1995 ansøgning til Patentdirektoratet, der har kvitteret herfor med modtagelsesdato 14. februar 1995.

Navn og logo er endvidere anvendt af min klient som en helhed fra det tidspunkt, hvor navnet blev ændret fra MediaCom til Password.

Vedrørende Laust Søndergaard har denne ved skrivelse af 6. april 1995 til undertegnede oplyst, at undersøgelser vedrørende navnet først er igangsat 1. februar 1995, at der i forbindelse med anvendelse af ordet PassWord er udarbejdet logo (hvilket dog ikke er dokumenteret), men at firmaet foreløbig har afholdt sig fra at anvende dette logo, samt at indgivelse af ansøgning er sket efter at firmaet blev bekendt med min klients ansøgning, altså efter 13. februar 1995.

Det er således uomtvistet, at min klient har indgivet ansøgning forud for den af Laust Søndergaard indgivne, og det forhold, at Laust Søndergaard har valgt at lade Patentdirektoratet undersøge navnets registrerbarhed er på ingen måde rets- skabende, idet forberedelseshandlinger ikke er tilstrækkelig.

Det må således afvises, som af Laust Søndergaard i skrivelse af 6. april 1995 gjort gældende, at denne "... har taget officielt skridt til en registrering af navnet, før Deres (min) klient har igangsat sit forsøg på formalisering af navnet.".

Alene den formelle indgivelse af ansøgning om registrering har betydning, når retten stiftes i henhold til Varemærkelovens ? 3, jfr. Varemærkelovens ? 7, andet punktum "En regi- streret ret anses for opstået den dag, hvor ansøgning indleveres, ...".

Vedrørende stiftelse ved ibrugtagning i henhold til Varemærkelovens ? 3, stk. 1, punkt 2, fremgår det af Varemærkelovens ? 7, at den først opståede ret har fortrin i tilfælde af kollision, og da min klient først har anvendt ikke alene navnet Password, men tillige et særligt logo forud for Laust Sønder- gaards anvendelse, vil min klient også i henhold til denne bestemmelse have fortrin.

Vedrørende anvendelse af logo fremgår det af Laust Søndergaards ovennævnte skrivelse, at firmaet "...foreløbig har afholdt os (sig) fra at anvende denne.", og vedrørende dette fremgår det af Varemærkelovens ? 3, stk. 3, at "Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagning, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særlig særpræg gennem mærkets anvendelse.".

Det gøres i overensstemmelse hermed gældende, at min klient såvel i relation til ibrugtagning af mærket samt logo, som i relation til indgivelse af ansøgning om registrering, har opnået fortrin i tilfælde af kollision, til anvendelse af navnet Password, og undertegnede skal således i det hele fastholde den den 13. februar 1995 indgivne ansøgning."

Den protesterende fastholdt i skrivelse af 18. juli 1995 protesten og afgav følgende kommentarer til klagerens skrivelse af 7. juni 1995:

"....Det bestrides at Public relations-virksomheden MediCom i henhold til Varemærkelovens ? 3, stk. 1, punkt 2, har taget navnet ibrug før min klient. Til dokumentation herfor fremlægges som bilag 1 artiklen fra bladet "Markedsføring" af 15. marts 1995. Som det fremgår heraf blev navneskiftet en realitet pr. 1. februar 1995.

Som bilag 2 fremlægges lejekontrakt af 23. januar 1995 mellem Lintas Danmark A/S og PassWord V/Laust Søndergaard. Min klient anvendte navnet allerede fra primo januar 1995, idet virksomheden blev drevet fra min klients privatadresse.

I tilfælde af kollision i henhold til Varemærkelovens ? 7 har den først opståede ret fortrin. I overensstemmelse med de fremlagte bilag, har min klient taget navnet ibrug før Public relationsvirksomheden MediaCom skiftede navn d. 1. februar 1995."

Den 24. oktober 1995 afslog Direktoratet ansøgningen under henvisning til varemærkelovens ? 14, nr. 4.

Direktoratet skrev som følger:

"Med brev af 02 maj 1995 har Laust Søndergaard v/advokatfirmaet Svend Olhoff nedlagt protest imod registreringen af ovennævnte varemærke.

Protesten baseres på Laust Søndergaards reklamevirksomhed under navnet PassWord, der startede den 01 jan 1995.

Den protesterende har selv indsendt en ansøgning om registrering af ordet PassWord for reklamebureauvirksomhed. Denne ansøgning har nr. VA 2063 1995 og ansøgningsdatoen 16 mar. 1995.

De har i brev af 07 jun. 1995 meddelt, at Deres klient fastholder sin ansøgning og protesteret imod, at Laust Søndergaard anvender "PassWord" som betegnelse for sin virksomhed. De nævner bl.a., at Deres klients ansøgning er indgivet forud for VA 2063 1995. De nævner desuden, at i henhold til varemærkelovens ? 3, stk. 1, punkt 2, sammenholdt med ? 7, at den først opståede ret har fortrin i tilfælde af kollision.

Den protesterende har med brev af 18 jul. 1995 fremsendt 2 bilag. Det ene viser, at Deres klients navneskift fra MediaCom til Password er sket pr. 01 feb. 1995. Det andet, at firmaet PassWord eksisterede den 23 jan. 1995, hvor firmaet indgik en lejeaftale med Lintas Danmark A/S.

Vi har i denne sag det sjældent forekommende tilfælde, at to forskellige ansøgere nogenlunde samtidig ansøger om registrering af det samme varemærke for den samme tjenesteydelse, og at begge har påbegyndt brugen af mærket, inden den anden part søgte om registrering af ordet.

Bilag 2 til den protesterende brev af 18 jul. 1995 dokumenterer, at firmaet PassWord eksisterede, før Deres klients ansøgning af 14 feb. 1995 om registrering af varemærket blev indgivet. Til gengæld dokumenterer bilag 1, at Deres klients varemærke var i brug pr. 01 feb. 1995, d.v.s. før den protesterendes ansøgning af 16 mar. 1995 om registrering af mærket blev indgivet.

En protest som den, De i Deres ovennævnte brev af 07 jun. 1995 nedlægger imod Laust Søndergaards anvendelse af "PassWord", kan Patentdirektoratet ikke behandle. Hvis De ønsker at nedlægge protest imod registreringen af VA 2063 1995 PassWord, må De nedlægge protest i den sag.

En eventuel bedømmelse af, hvem retten til betegnelsen PassWord for reklamebureauvirksomhed tilhører, vil derefter henhøre under domstolene.

Herefter kan vi meddele, at vi tager den nedlagte protest til følge og afslår ovennævnte ansøgning VA 1136 1995 i medfør af varemærkelovens ? 14, nr. 4, da det ansøgte varemærke "uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst"."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 5. december 1995 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Direktoratets afgørelse omgøres, og at det ansøgte varemærke registreres.

I ankebegrundelsen skriver klageren som følger:

".... ANBRINGENDER:

Det gøres gældende at klager forinden indklagede har ibrugtaget navn og logo, og overfor en bredere kreds har tilkendegivet, at navnet er ændret fra MediaCom til Password.

Det gøres iøvrigt gældende, og er uomtvistet, at klager forinden indklagede har fremsendt ansøgning om registrering til Patentdirektoratet.

Da indklagede som anført i dennes skrivelse af 6. april 1995 bilag 6 først har iværksat undersøgelser vedrørende navnet 1. februar 1995, og først efter klagers ansøgning om registrering har fremsendt ansøgning, og det forhold, at indklagede på trods af, at der som anført i klagers skrivelse af 6. april 1995 var udarbejdet logo (hvilket dog ikke er dokumenteret), ikke anvendte dette, bør ligeledes medføre, at klager opnår retten til navnet samt ret til navnet samt ret til registrering.

Det er uomtvistet, at klager har indgivet ansøgning forud for den af Laust Søndergaard indgivne, og det forhold, at Laust Søndergaard har valgt at lade Patentdirektoratet undersøge navnets registrerbarhed er på ingen måde retsskabende, idet forberedelseshandlinger ikke er tilstrækkelige.

Det må således afvises, som af indklagede i skrivelse af 6. april 1995 gjort gældende, at denne "... har taget officiel skridt til en registrering af navnet før Deres (min) klient har igangsat sit forsøg på formalisering af navnet.".

Alene den formelle indgivelse af ansøgning om registrering har betydning, når retten stiftes i henhold til Varemærkelovens ? 3, jfr. Varemærkelovens ? 7, andet punktum "En regi- streret ret anses for opstået den dag hvor ansøgning indleveres, ...".

Vedrørende stiftelse ved ibrugtagning, i henhold til Varemærkelovens ? 3, stk. 1, punkt 2, fremgår det af Varemærkelovens ? 7, at den først opståede ret har fortrin i tilfælde af kollision, og da min klient først har anvendt ikke alene navnet Password, men tillige et særligt logo forud for indklagedes anvendelse, vil klager også i relation til denne bestemmelse have fortrin.

Vedrørende anvendelse af logo fremgår det af indklagedes skrivelse af 6. april 1995 bilag 6, at firmaet "... foreløbig har afholdt os (sig) fra at anvende denne.", og vedrørende dette fremgår det af Varemærkelovens ? 3, stk. 3, at "Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagning, stiftes retten først når og for så vidt der skabes særlig særpræg gennem mærkets anvendelse.".

Det gøres således gældende, at klager såvel i relation til ibrugtagning af ordet samt logo, som i relation til indgivelse af ansøgning og om registrering, har opnået fortrin i tilfælde af kollision til anvendelse af navnet Password, og den den 13. februar 1995 indgivne ansøgning fastholdes således i sin helhed."

Den protesterende, Password v/Laust Søndergaard, repræsenteret ved advokat Lene Tell, Ballerup har i skrivelse af 29. februar 1995 nedlagt påstand om stadfæstelse og gjort gældende,

"....at indklagede i medfør af Varemærkelovens ? 3, stk. 1, pkt. 2 har taget navnet i brug før klager. Til dokumentation herfor fremlægges lejekontrakt af 23. januar 1995 mellem Lintas Danmark A/S og PassWord v/Laust Søndergaard, Bilag D.

I medfør af Varemærkelovens ? 7 har indklagede opnået retten til navnet ved brug og klager er udelukket fra at få navnet registreret i henhold til Varemærkelovens ? 14, stk. 1, pkt. 4, da "varemærket uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst...".

Det gøres ligeledes gældende, at der ikke er knyttet nærmere betingelser til brugens intensitet eller tidsmæssige udstrækning. Indklagedes varemærkeundersøgelse fastslog, at navnet har varemærkemæssigt særpræg og retten skal således ikke stiftes gennem vedvarende anvendelse, men retten stiftes straks ved anvendelsen.

Det bestrides at klagers tilkendegivelse af navneæn-dringen overfor en bredere kreds i julekortet (bilag 2) kan betragtes som ibrugtagning. Denne tilkendegivelse må alene betragtes som en forberedelsesbehandling, som ikke er retsskabende.

Klagers bestilling af bomærke hos grafiker Søren Nielsen jfr. bilagene 3 og 4 må ligeledes betragtes som forberedelseshandling.

Indklagede har siden ibrugtagningen anvendt en særlig måde at skrive ordet på. Ordet har to stavelser. Hver stavelse begynder med et stort bogstav, hvilket er usædvanligt, da det kun er eet ord. Denne særlige skrivemåde må derfor betragtes som et logo. Denne skrivelse er ligeledes anvendt i lejekontrakten, jfr. bilag D.

Klagers anbringende med hensyn til anvendelse af logo og efterfølgende henvisning til varemærkelovens ? 3, stk. 3 må være en fejl, da særpræg ikke relaterer sig til udformningen af logoet, men til mærket (ordet) i relation til branchen, således at selve mærket ikke er deskriptivt i vedkommende branche."

Hertil har klageren den 24. april 1996 afgivet følgende replik:

".... SUPPLERENDE ANBRINGENDER:

De i ankeskrivelsen fremførte anbringender fastholdes, og som følge af ovenstående gøres det yderligere gældende.

Det gøres i ankeskrivelse side 2 næstsidst afsnit ikke gældende, at tegnet er deskriptivt, men at det ikke opfylder det andet krav om særpræg, at det skal være distinktivt altså have adskillelsesevne, idet det ikke er tilstrækkeligt:

"... at ordets stavelser indledes med store bogstaver, ..."

og der henvises til Varemærkeloven & Fællesmærkeloven v/Mogens Koktvedgaard side 92 øverst.

Særpræg i Varemærkelovens forstand kræver således indarbejdelse i overensstemmelse med Varemærkelovens ? 3, stk. 3, som anført i ankeskrivelse side 2 næstsidste afsnit, hvilken indarbejdelse der ikke er fremlagt dokumentation for.

Den protesterende har den 26. april 1996 afgivet duplik som følger:

"....Supplerende anbringender:

Det gøres gældende, at indklagede udelukkende har nedlagt påstand om erhvervelse/registrering af retten til navnet og ikke til den særlige måde at skrive navnet på (logoet).

Indklagede skal derfor ikke dokumentere indarbejdelse af logoet."

I anledning af klagen har Direktoratet ved skrivelse af 23. september 1996 afgivet følgende udtalelse:

"....Mærkeindehaveren Password Public Relations indsendte den 14 feb 1995 ansøgning om registrering af mærket PASSWORD PUBLIC RELATIONS i figurlig udformning. Ved vurderingen af, om det ansøgte mærke kan registreres, er det denne dato, der er afgørende, jf. varemærkelovens ? 7, andet punktum. Der kan således ikke overføres prioritet fra en eventuel brug af mærket forud for ansøgningens indlevering.

Det oplyses af den protesterende virksomhed Password v/Laust Søndergaard, at virksomhedsnavnet var taget i brug forud for ansøgningens indlevering, og der vedlægges til dokumentation herfor en lejekontrakt af 23 jan 1995, hvoraf navnet fremgår.

For at et ved brug stiftet erhvervsmæssigt kendetegn kan udgøre en registreringshindring skal det kunne dokumenteres, at det pågældende mærke er taget i brug for bestemte varer eller tjenesteydelser før indleveringen af det ansøgte varemærke, og at mærket fortsat er i brug. En enkeltstående brug af et erhvervsmæssigt kendetegn på en lejekontrakt er efter direktoratets normale praksis ikke tilstrækkelig dokumentation for, at der herved er stiftet og fortsat består en rettighed, der kan udgøre en registreringshindring for et ansøgt varemærke.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 27. februar 1997.

Ingen af parterne gav møde.

Ankenævnet skal udtale:

Idet nævnet ikke finder det dokumenteret, at det protesterende firma før den 14. februar 1995 har taget ordet "password" i brug (og vedvarende anvendt det) som varemærke for tjenesteydelser i klasse 35 eller iøvrigt på en sådan måde, at der derved er etableret lovlig adkomst til ordet som virksomhedsnavn for firmaet

bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Direktoratet med henblik på registrering af det ansøgte varemærke.

Versioner

1. 1997-04-30