Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1997/9134@1997-12-22/da

Indhold

1. Indledning

År 1997, den 22. december afsagde Patentankenævnet (Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen, J.C. Warnich-Hansen) følgende

i sagen j.nr. V 4/96:

Klage fra Freia Marabou Suchard a.s., Norge, og Malaco A/S, Slagelse, v/Patentbureau Budde, Schou & Co. A/S

Patentdirektoratets afgørelse af 23. november 1995 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistrering VR 6582 1994 for Haribo Lakrids A/S, Fakse.

Den 8. juli 1994 indleverede Haribo Lakrids A/S en ansøgning om registrering af varemærket HARIBO FAMILY MIX for alle varer i klasse 30.

Varemærket blev registreret den 30. september 1994. Den 26. oktober 1994 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 23. december 1994 nedlagde klagerne, Freia Marabou Suchard A.S. og Malaco A/S, v/Budde, Schou & Co. A/S, indsigelse mod registreringens gyldighed.

Indsigelsen var begrundet med

".... de for indsigerne opståede varemærkerettigheder til betegnelsen FAMILIE GUF ved brug af denne betegnelse siden 1983 samt under henvisning til varemærkeregistrering VR 182/85 Lagerman Familie GUF <fig>. "

I skrivelse af 24. februar 1995 uddybede klageren indsigelsesbegrundelsen som følger:

"Det er indsigernes opfattelse, at der ved selskabet Malaco/Lagerman's kontinuerlige brug af betegnelsen FAMILIE GUF siden 1983 for en sukkerkonfekture er opstået en varemærkeret til denne betegnelse, og at denne ret kan gøres gældende over for VR 6582/94 HARIBO FAMILY MIX, således at den pågældende registrering ikke kan endelig gyldiggøres som varemærke i det offentliggjorte omfang.

Til understøttelse af at der må anses at være opstået en sådan varemærkeret, henvises til nedennævnte punkter og de deri nævnte oplysninger og bilag, der vedlægges.

1) Oversigt over lanceringstidspunkter for produkter fra Malaco A/S.

2) Prisliste pr. 1. januar 1984

3) Oversigt over afsat tonnage af produktet FAMILIE GUF i årene 1986 - 1994, visende en stigning fra 298 tons til 1618 tons årligt.

4) Aim-Nielsen analyse af markedsandelene april-september 1994 for sukkerkonfekture solgt under den branchemæssige betegnelse "Blandede poser", hvoraf fremgår, at FAMILIE GUF har en markedsandel på knap 25 %.

5) Oversigt over Aim-Nielsen analyse af bekendtheden af produktet FAMILIE GUF hos forbrugerne foretaget i årene 1991 - 1994, visende at i første halvdel af 1994 var det 77 % af alle forbrugere, der spiser sukkerkonfekture, der kendte produktet FAMILIE GUF. Det kan tilføjes, at 85 % af den danske befolkning spiser sukkerkonfekture.

6) Reklameaktiviteter. Siden 1988 har der for produktet FAMILIE GUF været anvendt mellem 2 - 4 millioner kr. årligt på reklameaktiviteter, dels ved annoncering i trykte medier og i TV og dels ved forbrugervendte aktiviteter i detailhandelen. For årene 1991 - 1994 vedlægges oversigter over anvendte reklamekroner ved annoncering i trykte medier og i TV for bl.a. produktet FAMILIE GUF. Hertil kommer fortsatte forbrugeraktiviteter i detailhandelen. Der vedlægges et udvalg af fotos fra sådanne aktiviteter.

7) Fotos af produktet FAMILIE GUF og de enkelte sukkervarer, der indgår i posens blanding.

8) Erklæring fra Chokolade- og Konfektureindustriens Brancheforening, der bekræfter de mange års brug af betegnelsen FAMILIE GUF for en sukkerkonfekture.

Der påberåbes her varemærkeret til betegnelsen FAMILIE GUF for sukkerkonfekturer, hvoraf der i 1994 solgtes 1618 tons på det danske marked.

Indehaverne af VR 6582/94 markedsfører i Danmark en sukkerkonfekture af samme type som indsigers produkt, nemlig en branchemæssigt betegnet "blandet pose" under varemærket HARIBO MATADOR MIX. Diverse oplysninger om det pågældende produkt og dets markedsandele fremgår af de under punkt 4) ovenfor fremlagte oplysninger.

Forekomsten af varemærket HARIBO FAMILY MIX, der nu søges registreret, må give indsigerne den opfattelse, at registreringshaveren enten måtte ønske at udskifte varemærket HARIBO MATADOX MIX med mærket HARIBO FAMILY MIX eller at lancere et supplerende produkt af blandede sukkerkonfekturer under sidstnævnte betegnelse. Forekomsten af ordet MIX i mærket understøtter denne formodning. Hvad enten det ene eller det andet kriterium lægges til grund, vil forekomsten af et sukkerkonfektureprodukt under et varemærke, der indeholder ordet FAMILY, være en krænkelse af den varemærkeret, der er opstået for indsigerne til ordet FAMILIE i mærket FAMILIE GUF. Såvel indsigerne som registreringshaveren afsætter deres sukkerkonfekture på markedet i emballager, der viser såvel producentnavn som i fremhævet form selve mærkerne. Ordet FAMILIE er således stærkt fremhævet på indsigernes emballager, jvf. de medfølgende fotos under punkt 7) ovenfor. Såfremt der på markedet fremkommer et andet sukkerkonfektureprodukt, hvor ordet FAMILY er stærkt fremhævet, vil der opstå risiko for forveksling fra forbrugerens side. Et produkt med betegnelsen FAMILY MIX ville blive købt i stedet for det hos forbrugeren velkendte produkt FAMILIE GUF. Konfekture/slikprodukter indkøbes uden større overvejelser før købet, idet der ofte er tale om impulskøb. Endvidere vil det ofte være børn, der er indkøbere af sådanne produkter. Tesen i varemærkeretlig sammenhæng om det udviskede erindringsbillede hos forbrugeren vil her gøre sig stærkt gældende. Forbrugeren vil huske et produkt betegnet med FAMILIE og tager ved en fejltagelse et lignende produkt betegnet med FAMILY. De to ord er nærmest identiske rent visuelt og betyder det samme.

Uanset det forhold, at ord som FAMILIE og FAMILY i sig selv måtte mangle tilstrækkeligt særpræg til registrering som vremærker, da de kan angive, at der er tale om produkter til "hele familien" eller brug "i familien" udelukker dette ikke, at der ved intensiv indarbejdelse kan opstå varemærkeret til sådanne ord. En sådan opstået varemærkerettighed har fuldt ud krav på retsordenens beskyttelse. Vi henviser i denne sammenhæng til afgørelsen i UfR 80/591 SH. Varemærket MAGASINET for et avistillæg.

Afslutningsvis skal vi gentage hovedpunkterne for grundlaget i denne indsigelse, nemlig: Der må for indsigerne antages at være opstået varemærkeret til betegnelsen FAMILIE GUF for sukkerkonfekture ved brug af dette mærke siden 1983. Det er følgelig krænkende for denne ret, såfremt der tillades endelig gyldiggørelse af VR 6582/94 indeholdende betegnelsen FAMILY MIX for så vidt angår konfekturevarer under den ansøgte klasse 30. Det henstilles derfor, at endelig gyldiggørelse ikke finder sted, førend behørig begrænsning af varefortegnelsen har fundet sted i forhold til indsigernes rettigheder."

Mærkeindehaveren anførte i skrivelse af 23. juni 1995 følgende:

"Indsiger giver i brev af 3. marts 1995 bl.a. udtryk for opfattelse af, at vi måtte ønske at udskifte HARIBO MATADOR MIX med HARIBO FAMILY MIX.

Dette er absolut ikke tilfældet, idet det er vor opfattelse, at vor markedsandel af HARIBO MATADOR MIX er på et niveau, der naturligvis ikke peger mod udskiftning.

Endvidere er det vor opfattelse, at HARIBO er det dominerende element i varemærket HARIBO FAMILY MIX, medens mærkedelen FAMILY må anses for det svage element, hvorfor vi ikke mener risikoen for forveksling vil være af betydning.

I indsigers registrerede mærke Lagerman Familie Guf fremtræder Lagerman ligeledes som den dominerende mærkedel.

Det er fortsat vor opfattelse, at vor registrering VR HARIBO FAMILY MIX kan gyldiggøres i det offentliggjorde omfang."

Indsigeren meddelte i skrivelse af 4. september 1995, at man ikke havde supplerende bemærkninger at fremføre over for mærkeindehaverens skrivelse af 23. juni 1995.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 23. november 1995 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"I medfør af varemærkelovens § 13, jf. § 2, kan der ikke opnås eneret til et varemærke, med mindre det er i besiddelse af særpræg. Der kan således ikke opnås eneret til varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne bl.a. en vares art, beskaffenhed eller anvendelse.

Ordet FAMILIE GUF findes at kunne angive, at der er tale om lækre sager, der kan spises af alle i familien eller samlet i familien. Der kan således ikke som udgangspunkt opnås eneret til betegnelsen FAMILIE GUF.

Under behandlingen af indsigelsesagen har indsigerne indsendt materiale til dokumentation for, at mærket FAMILIE GUF har været brugt kontinuerligt siden 1983. Der er indsendt dokumentationsmateriale i form af blandt andet AIM-analyser vedrørende markedsandele og bekendthedsgrad, oversigt over afsat tonnage samt en erklæring fra Chokolade- og Konfektureindustriens Brancheforening.

Direktoratet finder på grundlag af dette materiale samt kendskab til indsiger Malaco A/S's produkt i almindelighed, at betegnelsen FAMILIE GUF har været brugt og er indarbejdet for indsiger Malaco A/S, og at betegnelsen således har opnået adskillelsesevne for følgende produkter: slik (konfekturevarer). Indsiger Malaco A/S har for "slik (konfekturevarer)" opnået varemærkeret til betegnelsen FAMILIE GUF i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2 og stk. 3.

To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, jf. § 4 stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer af samme eller lignende art.

Der foreligger sammenfald af varer omfattet af indsigernes registrerede varemærke VR 00.182 1985 LAGERMAN FAMILIE GUF samt ibrugtagne og indarbejdede mærke FAMILIE GUF og den foreliggende registrering, idet det bemærkes, at indsiger Malaco A/S alene har opnået eneret til betegnelsen FAMILIE GUF for så vidt angår varearten "slik (konfekturevarer)".

Det er derimod direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er tilstede.

Mærkebestanddelen FAMILIE henholdsvis FAMILY indgår i såvel indsigernes mærker som det foreliggende mærke. Der kan imidlertid som udgangspunkt ikke opnås eneret til betegnelsen FAMILIE henholdsvis FAMILY, jf. ovenfor, hvorfor den omstændighed, at mærkebestanddelen FAMILY indgår i det foreliggende varemærke ikke i sig selv er tilstrækkelig til at anse mærket for forveksleligt med indsigernes mærker. Mærkerne adskiller sig således ved såvel mærkebestanddelen MIX overfor GUF samt ved det dominerende mærkeelement HARIBO og endelig hvad angår det regi-strerede mærke VR 00.182 1985 ved mærkeelementet LAGERMAN. Dette indebærer, at mærkerne adskiller sig såvel synsmæssigt og lydligt fra hinanden.

Det er således direktoratets opfattelse, at det foreliggende mærke ikke ligner indsigernes registrerede og indarbejdede varemærker i et sådant omfang, at risiko for forveksling, herunder risiko for at der antages en forbindelse, er tilstede. Indsigelsen baseret på varemærkelovens § 15 kan derfor ikke tages til følge."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 22. januar 1996 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse ændres således, at indsigelsen tages til følge, for så vidt angår de produkter, for hvilke det anerkendes, at indsiger Malaco A/S har opnået varemærkeret til betegnelsen FAMILIE GUF, nemlig "slik (konfekturevarer)".

I ankebegrundelsen har klageren bl.a. anført:

".... Supplerende ønsker indsiger at henvise til, at uanset det af direktoratet tagne udgangspunkt, at eneret til betegnelsen FAMILIE hhv. FAMILY ikke kan opnås, medgives det dog, at der ved indarbejdelse af betegnelsen FAMILIE GUF er opnået varemærkeret til denne for "slik (konfekturevarer)".

Ordet GUF, der indgår i betegnelsen, er et almindeligt dansk ord for "noget lækkert". Vægten i den samlede betegnelse FAMILIE GUF kommer således til at ligge på ordet FAMILIE, og det må antages, at det er ordet FAMILIE mere end ordet GUF, der i den samlede betegnelse vejer mest som begrundelse for, at det ved indarbejdelse er muligt at give betegnelsen varemærkekarakter.

Når det anerkendes, at indsiger, Malaco A/S, kan tillægges varemærkeret til betegnelsen FAMILIE GUF for "slik (konfekturevarer)", bør det ligeledes anerkendes, at Malaco A/S herefter har krav på retsordenens beskyttelse af denne opnåede ret.

Direktoratet har ikke fundet VR 6582/94 HARIBO FAMILY MIX forvekslelig med FAMILIE GUF, idet man finder, at forekomsten af bestanddelen FAMILY i mærket ikke i sig selv er tilstrækkelig til at anse mærkerne forvekslelige. Der henvises til mærkebestanddelene MIX og GUF over for hinanden samt til det dominerende mærkeelement MARIBO.

Den ankende part er af den opfattelse, at den varemærkeret til betegnelsen FAMILIE GUF, som direktoratet anerkender, der foreligger for varearten "slik (konfekturevarer)", umiddelbart igen bliver underkendt, hvis enhver, der sætter ordet FAMILIE eller det meget lignende engelske ord FAMILY sammen med et stærkt dominerende mærkeelement, vil kunne opnå registrering deraf også for "slik (konfekturevarer)" i vareklasse 30.

Den ankende part finder dette uacceptabelt, og det er således begrundelsen for den nedlagte påstand, jfr. ovenfor.

Det henstilles følgelig, at varefortegnelsen for VR 6582/94 kræves begrænset for varearten "slik (konfekturevarer)"."

Mærkeindehaveren har i skrivelse af 8. marts 1996 nedlagt påstand om stadfæstelse og fremsat følgende udtalelse:

"Det er vor opfattelse, at der ikke er tale om mærkelighed mellem mærkerne LAGERMAN FAMILIE GUF og HARIBO FAMILY MIX . Mellem de dominerende mærkeelementer Lagerman og Haribo samt mærkebestanddelen GUF overfor MIX er der klar adskillelse. I mærkebestanddelene FAMILIE og FAMILY er de første 2 stavelser ens, men med lydmæssig forskel på anden stavelse, og sidste stavelser i FAMI LIE og stavelse i Fami ly er ligeledes lydmæssigt forskellige.

Det er ligeledes vor opfattelse, at der visuelt ikke er nogen væsentlig risiko for forveksling mellem mærkerne.

Endvidere anses der ikke at være fornødent særpræg over betegnelsen FAMILIE overfor FAMILY til at opnå eneret.

I henhold til foranstående er det fortsat vor opfattelse, at Patentdirektoratets afgørelse af den 23.11.1995 er korrekt, og at indsigelsen ikke tages til følge."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 15. september 1997.

Ingen af parterne gav møde.

Ankenævnet skal udtale:

Klageren findes at have godtgjort indarbejdelse af indsigermærket, ligesom det findes godtgjort, at mærkebestanddelen Lagerman under markedsføringen har fungeret som et virksomhedslogo, der via ordets placering og typografi har været holdt adskilt fra de andre mærkeelementer. Herved har klageren gennem indarbejdelsen også opnået varemærkeretlig beskyttelse af ordene FAMILIE GUF isoleret fra logoet. Ordet FAMILIE findes at være brugt som et særligt centralt element i markedsføringen. I hvert fald på det specielle produktområde, hvor indsigermærket er indarbejdet, finder Ankenævnet derfor ikke, at andre bør kunne opnå registrering af et varemærke, hvori ordet FAMILIE eller FAMILY er et centralt element. Ankenævnet tager derfor klagerens påstand til følge.

Herefter bestemmes:

Varemærkeregistrering VR 6582/1994 erklæres ugyldig.

Hans Chr. Thomsen Finn Mikkelsen J.C. Warnich-Hansen

Versioner

1. 1997-12-22