Adresse https://gelex.eu/eli/DK/decision/retsinfo/1997/9161@1997-12-15/da

Indhold

1. Indledning

År 1997, den 15. december afsagde Patentankenævnet

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, J.C. Warnich-Hansen)

følgende

i sagen j.nr. V 29/96:

Klage fra GMRI, Inc., USA, v/advokatfirmaet Philip og Partnere

Patentdirektoratets afgørelse af 19. marts 1996 vedrørende gyldigheden af varemærkeregistrering nr. VR 3424 1995 forFlemming Bramm,Danmark, v/Advokaterne Amagertorv 11.

Den 11. januar 1995 indleverede Flemming Bramm, Gentofte, v/Advokaterne Amagertorv, en ansøgning om registrering af varemærket RED LOBSTER (figurmærke) for alle varer i klasse 29 og 42.

Varemærket blev registreret den 2. juni 1995.

Den 28. juni 1995 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 28. august 1995 nedlagde Darden Restaurants, Inc., USA, v/Hofman-Bang & Boutard A/S, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"Indsigelsen støttes på det af min klient ejede varemærke RED LOBSTER , som er identisk med det nu registrerede varemærke.

Som begrundelse for indsigelsen henvises til Varemærkelovens §14, stk. 5, §15, stk. 1, nr. 1, jf. §15, stk. 2, nr. 4.

Som bilag A fremlægges kopi af indsigers amerikanske varemærkeregistrering opnået i 1988. Indsiger har herefter opnået registrering af sit mærke i en lang række lande, hvilket fremgår af den som bilag B fremlagte oversigt.

Indsiger er på det amerikanske marked yderst velkendt og driver i øjeblikket ca. 650 restauranter i U.S.A.

Endelig opkøber indsiger produkter i en lang række lande, hvilket fremgår af fremlagte bilag C , hvorunder Danmark er anført."

I skrivelse af 12. september 1995 imødegik mærkeindehaveren indsigelsen og udtalte:

" Ad varemærkelovens § 14, stk. 5.

Der er tale om, at den figur hummeren der anvendes i varemærket, er udarbejdet med henblik på brug i varemærket. Figuren må antages at være tegnet alene med henblik på, at der skal ske benyttelse i varemærket, og en krænkelse af varemærket i det foreliggende tilfælde skal derfor ikke bedømmes efter ophavsretsbestemmelserne men alene efter varemærkeretsbestemmelserne. Det må derfor afvises, at der skulle foreligge en ophavsretlig krænkelse, og § 14, stk. 5 kan derfor ikke finde anvendelse. Ud fra det figurmærkesagen drejer sig om må det antages, at tegningen af hummeren udelukkende er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af varemærket. Tegningen af hummeren har heller ikke den "fornødne værkshøjde" til at nyde beskyttelse efter ophavsretsloven.

Ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 1 jvr. § 15, stk. 2, nr. 4.

Ifølge denne bestemmelse nyder et udenlandsk varemærke, der ikke er registreret i Danmark, beskyttelse, hvis det er "vitterligt" kendt her i landet. Dette begreb skal forståes med udgangspunkt i Pariserkonventionens artikel 6 b. Umiddelbart synes det ret oplagt, at mærket "Red Lobster" incl. tegning ikke er "vitterligt kendt" i Danmark. Personligt havde jeg ikke noget kendskab til det, og forespørgsel til andre advokater og i bekendtskabskredsen har givet det samme resultat.

Mere substantielt er det måske, at advokaterne Erling Borcher og Michael Seiffert i bladet "Nordiskt Immateriellt Rättsskydd" (NIR) fra 1991, side 420 421, skriver, at udtrykket er sammenfaldende med indarbejdelseskravet i varemærkelovens § 2. En fortolkning af "vitterligt kendt" kan således foretages ved hjælp af kommentarerne til denne § 2 i betænkning om ny varemærkelov nr. 199/1958, side 96.

Ifølge den omtalte betænkning kan indarbejdelse ske, hvis der er reklameret for mærket her i landet, selvom produktet endnu ikke er i omsætning, og ligeledes hvis der er foretaget en intensiv reklamering i udlandet, der kan forventes at nå Danmark eksempelvis på TV-kanaler, der er udbredt i Danmark. Dette kan ikke siges at være tilfældet med Red Lobster, og mærket kan derfor ikke antages at være "vitterligt kendt" her i landet. § 15, stk. 2, nr. 4 finder således heller ikke anvendelse.

Den samlede konklusion er herefter, at indsigelsen må afvises."

I fortsættelse af indsigelsen af 28. august 1995 fremkom indsiger i skrivelse af 30. oktober 1995 med følgende bemærkninger:

"Indledningsvis skal jeg til orientering for Direktoratet tillade mig at fremlægge Bilag D-G, som alle viser omfanget af indsigers virksomhed i U.S.A. herunder den kraftige indarbejdelse af mærket i U.S.A. samt eksempler på, hvorledes mærket anvendes. Som det vil fremgå, er det nu registrerede mærke fuldstændigt identisk med det af indsiger anvendte mærke i U.S.A.

Med hensyn til Bilag D kan jeg oplyse, at det indeholdte Affidavit blev udarbejdet i forbindelse med en lignende indsigelsessag i Peru.

Til dokumentation for mærkets anvendelse i Danmark fremlægges Bilag H, som er 13 artikler i det verdensomspændende amerikanske dagblad USA Today, hvori indsigers mærke omtales. Jeg kan oplyse, at USA Today i vidt omfang kan købes fra almindelige avisstandere i Danmark.

Som Bilag J fremlægges 6 artikler, hvori indsigers mærke har været omtalt i Wall Street Journal, der ligeledes i vidt omfang kan købes i Danmark.

Både i relation til USA Today og Wall Street Journal gælder, at samtlige avisartikler har været udsendt i Danmark før indlevering af det nu registrerede varemærke.

Ud over at have været omtalt i vidt omfang i dagspressen har indsiger i en årrække indkøbt fisk og skaldyr i Danmark til brug i deres amerikanske restauranter. Indsiger har endvidere deltaget i restaurationskonferencer i Danmark, og som Bilag K fremlægges en deltagerliste fra en konference afholdt i Bella Centeret i 1993, hvoraf det bl.a. fremgår, at Red Lobster deltog med 1 person nemlig Jeffrey O Hara (se side 4).

Endelig som Bilag L fremlægges kopi af artikel fra Børsen mandag den 4. september 1995, hvori indehaveren af varemærkeregistreringen udtaler sig om, hvilken inspirationskilde han havde ved valg af varemærke. Det fremgår af 1. spalte:

"Red Lobster er kraftigt inspireret af den store amerikanske kæde, der med samme navn er repræsenteret i flere verdensdele.

- Den inspiration vil jeg da ikke lyve mig fra. Amerikanerne gør det fantastisk godt, og da de ikke har beskyttet hverken koncept eller navn i Skandinavien ser jeg ikke nogen hindring for at lade mig inspirere."

Som det vil fremgå af ovennævnte fremlagte bilag, har indsigers mærke i ikke ubetydeligt omfang været omtalt i aviser, som dagligt har kunnet købes i Danmark forud for ansøgningsdatoen. Omfanget af indsigers restaurationsvirksomhed i U.S.A. er endvidere utvivlsomt så stort, at der i den rejsende del af den danske befolkning må være et bredt kendskab til navnet og varemærket RED LOBSTER i Danmark.

Jeg finder på den baggrund, at varemærket må betragtes som kendt i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4. Det skal i den forbindelse bemærkes, at indsiger har registreret mærket for samme virksomhed som indsiger anvender det for i U.S.A.

For såvidt angår § 14, stk. 5, skal jeg gøre opmærksom på, at det er indsigers opfattelse, at varemærket nyder ophavsretlig beskyttelse som et kunstnerisk værk og som sådan også nyder beskyttelse i Danmark. Også af den grund krænker det nu registrerede mærke indsigers rettigheder i Danmark."

Den 10. november 1995 kommenterede indsiger mærkeindehavers brev af 12. september 1995 og udtalte:

" Ad Varemærkelovens §14, stk. 5

På indsigers vegne må jeg fastholde, at det omstridte mærke er ophavsretligt beskyttet, idet mærket besidder den fornødne værkshøjde til at nyde beskyttelse efter Ophavsretsloven.

Med hensyn til muligheden for at påberåbe sig ophavsretlig beskyttelse i forbindelse med varemærkesager skal jeg tillade mig at henvise til Rigmor Carlsen Varemærker Registreringspraksis side 72, hvoraf fremgår, at ophavsret med succes har været påberåbt i en sag omfattende afbildningen af et kaninhoved. Det har desværre ikke været muligt for mig at lokalisere den relevante sag, hvorfor afgørelsen i sagen ikke vedlægges. Det må dog fastholdes, at det er muligt at påberåbe sig ophavsretlig beskyttelse også i varemærkesammenhæng. I den forbindelse bemærkes, at der jo ikke i nærværende sag hersker tvivl om forvekslelighed, da det nu registrerede mærke er identisk med indsigers mærke.

Ad Varemærkelovens §15, stk. 1, nr. 1, jf. §15, stk. 2, nr. 4

Jeg skal tillade mig som bilag M at fremlægge kopi af faktura omfattende varer, som indsiger har indkøbt på Færøerne.

På indsigers vegne må jeg fastholde, at varemærket på baggrund af det fremsendte materiale er vitterligt kendt i Danmark i §15, stk. 2, nr. 4 s forstand.

Endelig skal jeg tillade mig at henlede Direktoratets opmærksomhed på Varemærkelovens §20 og noten til denne, som anført i den Kommenterede Varemærke- og Fællesmærkelov 1994, side 139 (note 20.3). Det fremgår af denne paragraf med tilhørende note, at Direktoratet kan afslå et varemærke for registrering, såfremt der "i øvrigt er noget til hinder for at godkende ansøgningen". Af noten fremgår, at dette bl.a. kan omfatte den situation, hvor en anden rettelig er indehaver af mærket.

Jeg skal endvidere henvise til det til grund for den nuværende danske Varemærkelov liggende EF-Direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker Art. 3.2.D. hvoraf fremgår, at en medlemstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke udelukkes fra registrering eller hvis det er registreret kan erklæres ugyldigt i det omfang ansøger har indgivet ansøgning om registrering af mærket i ond tro.

Som det fremgår af tidligere fremlagte bilag L , har registreringsindehaver offentligt udtalt, at han har taget mærket fra indsiger under et besøg i U.S.A., og registreringsindehaver har således utvivlsomt været i ond tro ved indlevering af ansøgning om registrering af varemærket RED LOBSTER .

Med henvisning til indsigers amerikanske varemærkeregistrering opnået i 1988, tidligere fremlagt som bilag A , samt henvisning til de øvrige i sagen fremlagte bilag finder jeg endvidere, at der foreligger fornøden dokumentation for, at indsiger er rette indehaver af det nu registrerede varemærke.

Såvel på grund af den onde tro som på grundlag af det forhold, at indsiger er varemærkets rette indehaver, skal jeg anmode Direktoratet om at erklære varemærkeregistrering VR 03.424 1995 ugyldig."

Den 17. november 1995 fremsendte indsiger kopier af tre fakturaer til dokumentation for indsigers indkøb af varer på Færøerne.

Mærkeindehaver fremkom i skrivelse af 24. november 1995 med følgende supplerende indlæg:

" Ad § 14, stk. 5.

De konkrete omstændigheder i den af indsigeren omtalte sag er ikke oplyst, og det er derfor ikke muligt at kommentere sagen nærmere.

Det må imidlertid fastholdes, at der skal ske en sondring mellem figurmærker, der er udarbejdet med henblik på et varemærke, og figurmærker, der allerede eksisterede jfr. Komm. VML s. 115 og mit tidligere indlæg. Det må antages, at tegningen af hummeren ikke eksisterede før udarbejdelse af Red Lobster varemærket, hvorfor § 14, stk. 5 ikke kan finde anvendelse.

Ad § 15, stk. 1, nr. 1 jfr. § 15, stk. 2, nr. 4.

I mit tidligere indlæg har jeg lagt til grund, at begrebet "vitterligt kendt" skal fortolkes nogenlunde i overensstemmelse med indarbejdelseskravet i VML, således at en fortolkning af begrebet kan foretages ved hjælp af kommentarerne til § 2 i betænkning om ny VML nr. 199/1958, s. 96.

I betænkning 199/1958, s. 96, anføres, at et varemærke/produkt, der endnu ikke er i omsætning, kan være indarbejdet, hvis det er opreklameret i en forberedelsesperiode. Der har imidlertid aldrig været reklameret for det amerikanske varemærke i Danmark. Det anføres yderligere i betænkningen, at mærket undtagelsesvis kan blive almindeligt kendt i Danmark ved intensiv reklame i udlandet f.eks. gennem annoncering i udenlandske blade, der forhandles i Danmark.

Som det fremgår af sagsøgerens bilag, har der ikke været tale om reklame for mærket. I de to nævnte tidsskrifter USA Today og Wall Street Journal er navnet Red Lobster omtalt i meget små notitser, der angår økonomiske forhold i selskabet. Det skal yderligere nævnes, at USA Today forhandles i 370 eksemplarer i Danmark dagligt (ifølge den danske distributør International Press Distribution) og Wall Street Journal i 350 400 eksemplarer dagligt (ligeledes ifølge IPD). Disse begrænsede tal set i relation til at der er 5 millioner danskere betyder også, at små notitser i bladene ikke gør mærket "vitterligt kendt" i den danske befolkning.

På samme måde kan det forhold at et vist antal danskere er turister i USA hvert år, hvoraf et (må det formodes) absolut fåtal stifter bekendtskab med Red Lobster, ikke bevirke, at mærket bliver "vitterligt kendt" i den danske befolkning.

Endelig skal det anføres, at varemærket ifølge Kom. VML, s. 66 skal være "notorisk kendt", før det beskyttes efter § 15, stk. 4, nr. 2. Ligeledes anføres i Kom. VML, s. 129, at beskyttelsen kun omfatter "deciderede verdensmærker".

Red Lobster har intet gjort for at gøre varemærket kendt i den danske offentlighed, og mærket kan ikke antages at være et verdensmærke, der er notorisk kendt. Det forhold, at navnet Red Lobster er nævnt enkelte steder i amerikanske tidsskrifter, der på ingen måde er særlig kendte i Danmark hverken i forretningsmæssig sammenhæng eller reklamemæssig sammenhæng, kan ikke føre til, at mærket er blevet "vitterligt kendt" i den danske befolkning.

Det må således konkluderes, at det amerikanske varemærke efter min opfattelse ikke nyder beskyttelse efter § 15, stk. 4, nr. 2.

Ad § 20

Indsigeren anfører, at VML. § 20 (ordene "i øvrigt") skulle yde det amerikanske varemærke beskyttelse.

Det må bestrides, at § 20 regulerer den materielle prøvelse af den konkrete sag. Den materielle prøvelse reguleres af § 14, stk. 5 og § 15, stk. 4, nr. 2. Disse to bestemmelser afgør, om et udenlandsk varemærke (der eventuelt indeholder et ophavsretligt værk) kan opnå beskyttelse.

Det eksempel som indsigeren omtaler i Kom. VML angår den situation, hvor der er tvivl om, hvem af to parter der har ret til varemærket. Den konkrete situation drejer sig imidlertid om, hvorvidt min klient har krænket indsigers utvivlsomme ret i andre lande. Denne situation reguleres alene af bestemmelserne i VML § 14, stk. 5 og § 15, stk. 4, nr. 2 og er derfor omfattet af ordene "ikke i overensstemmelse med loven i begyndelsen af § 20.

Desuden skal anføres, at § 20 angår Patentdirektoratets mulighed for at nægte registrering. Direktoratet har registreret varemærket, og denne sag er derfor en indsigelsessag efter § 23. Allerede af denne grund finder § 20 heller ikke anvendelse.

Ad ond tro.

Indsigeren har anført, at min klient på grund af sit kendskab til varemærket Red Lobster forud for registreringen af dette i Danmark "var i ond tro" om rettighederne til varemærket.

I den tidligere VML § 3, stk. 3, 2. punktum var der en bestemmelse, hvorefter man ikke kunne få registreret et varemærke, når man burde kende det tilsvarende udenlandske varemærke. Denne bestemmelse gav udenlandske mærker en stærkere beskyttelse end Danmark var forpligtet til ifølge de internationale konventioner og beskyttede udenlandske mærker i videre omfang end tilsvarende danske mærker opnåede i mange udenlandske retssystemer.

Ved revision af VML i 1991 udgik denne bestemmelse, og lovgiver har således klart tilkendegivet, at ond tro skal være uden betydning for opnåelse af varemærkeret, hvilket også er i overensstemmelse med Pariserkonventionen .

Den onde tro hos min klient er således uden betydning.

Jeg skal således samlet anmode om, at Patentdirektoratet afviser indsigelsen."

I skrivelse af 30. november 1995 udtalte mærkeindehaver endvidere:

"I besvarelse af advokat Johan Løjes brev af den 17. november 1995 skal jeg blot indskrænke mig til at meddele, at når der nu medinddrages handler indgået med virksomheder i den "yderste del af rigsfællesskabet" for hermed at sandsynliggøre, at varemærket skulle være kendt i Danmark, og hvor fakturaerne oven i købet ikke er udstedt til et selskab med navnet Red Lobster men til General Mills Restaurant Inc., viser det vist "hvor langt sagen er kommet ud". Dette materiale kan på ingen måde tages som udtryk for, at der er gjort noget som helst for at gøre varemærket Red Lobster kendt i den danske offentlighed. Hvis det er sådan der gøres reklame for og sker indarbejdelse af varemærker, skal reklamebureauernes manualer vist revideres."

Indsiger anførte i skrivelse af 5. december 1995 følgende:

"Jeg har modtaget Advokat Bent-Ove Feldungs breve af 24. og 30. november 1995 i ovennævnte indsigelsessag.

Indledningsvis tillader jeg mig at vedlægge som Bilag N til yderligere dokumentation for registreringsindehavers onde tro kopi af en artikel fra dagbladet Børsen dateret 15. november 1995 med overskriften "Dansk klemme på amerikansk hummer".

Jeg finder ikke anledning til at kommentere Advokat Feldungs brev af 30. november 1995, ligesom jeg heller ikke finder anledning til at kommentere Advokat Feldungs kommentarer til Varemærkelovens § 14, stk. 5 eller § 15, stk. 1 og 2 i brev af 24. november 1995.

For så vidt angår kommentarerne til § 20 og spørgsmålet om ond tro, skal jeg bemærke følgende.

Det er korrekt, at lovgiver fandt den tidligere varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 7 (§ 3, stk. 3) for vidtgående med hensyn til beskyttelse af udenlandske varemærker. Disse bestemmelser medførte at blot der forelå forvekslelighed mellem det ansøgte / ibrugtagne danske mærke og det velkendte udenlandske mærke, forelå der en registreringshindring / krænkelse. Det var endvidere tilstrækkeligt, at indehaveren af det udenlandske mærke kunne godtgøre, at den danske ansøger / ibrugtager burde kende eksistensen af det udenlandske mærke. Denne vidtgående retstilstand ønskede lovgiver at gøre op med i forbindelse med lovrevision i 1991.

Jeg mener ikke, at der nødvendigvis herved er gjort op med retstilstanden, i det omfang en dansk ansøger "stjæler" et udenlandsk mærke og anmelder det til registrering for de selvsamme varer / tjenesteydelser, som det er registreret for i udlandet, endog i den situation hvor det er utvivlsomt, at den danske ansøger har været kendt med, at der forelå et varemærke, og at dette varemærke tilhørte et udenlandsk selskab. Jeg finder således fortsat, at Direktoratet, uanset at § 14, stk. 1, nr. 7 er ændret til den nugældende § 15, stk. 1, jvf. stk. 2, nr. 4, er berettiget til at afvise et mærke fra endelig registrering i den aktuelle situation.

For såvidt særskilt angår § 20, skal jeg gøre opmærksom på, at denne ganske vist er identisk med § 19 i den tidligere gældende Varemærkelov, men at § 19 ved revisionen i 1958 blev ændret i forhold til den forudgående § 5, idet det blev specificeret, at Patentdirektoratet kunne afvise at godkende ansøgninger, dels i den situation hvor ansøgningen ikke var i overensstemmelse med loven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf, men også, hvilket er vigtigere, i et ikke nærmere defineret andet omfang som i den nuværende lovs § 20 giver sig til udtryk i ordene "eller finder Patentdirektoratet, at der iøvrigt er noget til hinder for at godkende ansøgningen". Det fremgår ikke af kommentarerne til 1958 revisionen af § 5, hvad denne udvidelse skal medføre, men det må utvivlsomt være således, at Direktoratet ved denne udvidelse har fået tillagt hjemmel til at afvise et mærke fra registrering af andre grunde end de i loven explicit anførte.

Jeg finder ikke, at Advokat Feldungs bemærkninger, om at der ikke er tale om en ansøgning men en registrering, skal tillægges nogen vægt, idet Direktoratet naturligt også i forbindelse med indsigelser behandlet efter § 23 vil have mulighed for at drage denne særskilte hjemmel ind i sin endelige afgørelse af sagen. § 23 indeholder ikke en selvstændig opremsning af hvilke grunde, der kan anvendes til afvisning af et registreret mærke.

Jeg skal på baggrund af ovenstående anmode Direktoratet om at afvise mærket fra registrering."

Mærkeindehaveren meddelte i skrivelse af 11. december 1995, at indsigers supplerende materiale ikke gav anledning til yderligere bemærkninger.

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 19. marts 1996 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 1, nr. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det er identisk med et udenlandsk varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen er "vitterlig kendt" her i landet.

Til brug for sagen er fremsendt kopi af indsigers varemærkeregistrering i USA (bilag A), samt en fortegnelse over indsigers varemærkeportefølje på i alt 46 mærker (bilag B), hvoraf fremgår, at mærket RED LOBSTER er registreret i en lang række lande herunder europæiske lande som Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Østrig og Schweiz og i Japan og Canada.

Som dokumentation for omfanget af indsigers brug af mærket RED LOBSTER for restaurationsvirksomhed er fremsendt bilagene D G. Af bilag D (affidavit af 10 nov 1994) fremgår, at der er 625 RED LOBSTER restauranter alene i USA, hvoraf 60 er placeret i Florida og 54 i Californien. I de nævnte stater er adskillige Red Lobster restauranter placeret i nærheden af turistattraktioner så som Disney Land, Disney World, Kennedy Space Center. Virksomhedens omsætning i USA udgjorde i 1993/94 U.S. $ 1.7 billion.

Hertil kommer brug af mærket RED LOBSTER for restaurationsvirksomhed i Japan (48 restaurationer med en omsætning i 93/94 på mere end U.S. $ 101 million) og i Canada (55 restaurationer med en omsætning i 93/94 på mere end U.S. $ 106 million).

Endvidere har indsiger henvist til redaktionel omtale af Red Lobster i aviserne USA Today (bilag H) og Wall Street Journal (bilag I), samt til virksomhedens deltagelse i en restaurationskonference afholdt i Bella Centret 1993 (bilag K).

Det angrebne mærke er identisk med indsigers mærke, og der er varesammenfald.

Udbredelsen af Red Lobster restaurationer i USA, og den deraf afledte kendthed af mærket hos danske besøgende i USA, samt den redaktionelle omtale i USA Today og Wall Street Journal giver imidlertid efter direktoratets opfattelse ikke tilstrækkelig belæg for at antage, at mærket RED LOBSTER har status som et vitterlig kendt mærke her i landet, jfr. herved varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4. Denne del af påstanden tages ikke til følge.

Ifølge varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 5, er bl.a. varemærker, der indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et værk, hvortil en anden har ophavsret, udelukket fra registrering.

Et varemærke (i form af et figurmærke) kan have en sådan udformning, at det isoleret set må opfattes som et kunstnerisk værk. Er mærket imidlertid oparbejdet som varemærke, bør mærket normalt alene bedømmes efter varemærkeretlige regler. Dette skyldes, at det varemærkeretlige forvekslelighedskriterium indeholder krav om såvel mærkelighed som varelighed. Hummeren, der er den identiske figur, der indgår i mærkerne, må antages at være designet til brug som varemærke. I sådanne tilfælde finder bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 5 ikke anvendelse i henhold til direktoratets praksis. Den nedlagte indsigelse kan derfor ikke tages til følge på dette punkt.

Endelig er gjort gældende, at det angrebne mærkes indehaver Flemming Bramm var i ond tro ved ansøgningens indlevering.

Der er i denne forbindelse henvist til artikler i dagbladet Børsen af henholdsvis 04 sep og 15 nov 1995 indeholdende interviews med Flemming Bramm (bilag L og N).

Af disse bilag fremgår, at Flemming Bramm har været i USA for at studere restaurationskædekoncepter og har stiftet bekendtskab med Red Lobster restaurationskæden.

I den som bilag L fremsendte artikel, der bærer overskriften

er følgende oplyst i et interview med Flemming Bramm: " "Red Lobster" er kraftigt inspireret af den store amerikanske kæde, der med samme navn er præsenteret i flere verdensdele.

- Den inspiration vil jeg da ikke lyve mig fra. Amerikanerne gør det fantastisk godt, og da de ikke har beskyttet hverken koncept eller navn i Skandinavien, ser jeg ikke nogen hindring for at lade mig inspirere."

Mærkeindehavers udtalelser til Børsen er ikke bestridt i sagen.

Mærkeindehavers repræsentant gør gældende, at mærkeindehavers onde tro er uden betydning for sagens afgørelse, og har i denne forbindelse henvist til ordlyden af varemærkelovens § 15.

Efter det i sagen oplyste, lægges til grund, at det angrebne mærkes indehaver var i ond tro ved ansøgningens indlevering. Det angrebne mærke er identisk med indsigers mærke.

Såfremt indsigelsen havde været til bedømmelse i medfør af varemærkeloven af 11 jun 1959, ville direktoratet have haft mulighed for at tage denne til følge i medfør af dagældende lovs § 14, stk. 1, nr. 7. Ifølge denne bestemmelse må et varemærke ikke registreres, når dette er forveksleligt med et varemærke, der er taget i brug i udlandet på det tidspunkt, da anmeldelsen om registrering indgives, og som vedvarende anvendes der, og anmelderen på anmeldelsestidspunktet kendte eller burde kende dette.

Denne bestemmelse udgik imidlertid i varemærkelov nr. 341 af 06 jun 1991. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at baggrunden herfor var, at § 14, stk. 1, nr. 7 i dagældende lov fandtes at give en for vidtgående beskyttelse af udenlandske mærker.

Det bemærkes, at den fakultative bestemmelse i Rådets første direktiv af 21 dec 1988 (89/104/EØF) artikel 4 stk. 4, litra g, ifølge hvilken bestemmelse et varemærke kan erklæres ugyldigt i det omfang det kan forveksles med et varemærke, der blev anvendt i udlandet på anmeldelsesdagen, og som stadig anvendes der, forudsat at ansøgeren har foretaget anmeldelsen i ond tro, ikke er medtaget i den nugældende danske varemærkelov.

På denne baggrund findes der ikke at være den fornødne hjemmel til at kunne tilsidesætte registreringen."

Denne afgørelse har klageren, GMRI, Inc., USA, v/Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, ved skrivelse af 20. maj 1996 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentankenævnet omgør Patentdirektoratets afgørelse.

I ankebegrundelse af 19. juli 1996 har klageren udtalt:

"

- varemærkeregistreringer VR 03.424 1995 krænker GMRIs rettigheder til varemærket RED LOBSTER i Danmark, hvilke rettigheder er opnået gennem forudgående brug i Danmark af varemærket.

- GMRIs varemærke RED LOBSTER må på baggrund af det fremlagte materiale anses at være vitterligt kendt i Varemærkelovens § 15, stk. 2 nr. 4 s forstand.

- Flemming Bramm var bekendt med, at varemærket RED LOBSTER tilhørte GMRI ved indlevering af ansøgningen og var således i ond tro ved ansøgningens indlevering.

- Varemærkelovens § 20, stk. 1 giver hjemmel til at afvise varemærkeansøgninger indgivet i ond tro.

- GMRIs varemærke RED LOBSTER er resultatet af en kunstnerisk skabende proces og som sådan beskyttet efter Ophavsretsloven. Varemærkeregistrering nr. VR 03.424 1995 krænker GMRIs ophavsret til sit varemærke

Indledningsvis skal vi henvise til de klagebegrundelser, som fremgår af vore indlæg under behandlingen af sagen i Patentdirektoratet.

Supplerende vedrørende bekendtheden af varemærket RED LOBSTER i Danmark skal det oplyses, at GMRIs restauranter i USA i stort omfang er placeret omkring de kendte og velbesøgte turistattraktioner, f.eks. i Florida og Californien. Dette forhold medfører, at de danskere, som gæster USA, vil blive bekendt med varemærket. Denne kendthed medvirker til at gøre varemærket kendt i Danmark, hvilket bør tages i betragtning ved bedømmelse af, om varemærket er vitterligt kendt i Danmark.

For så vidt angår spørgsmålet om ond tro, er dette forhold meget uddybende behandlet i de indlæg, vi har indleveret til Patentdirektoratet, hvorfor vi skal tillade os at henvise dertil.

Det vil virke stødende, såfremt en retstilstand, som den der gives udtryk for i de to fremlagte avisartikler, accepteres. Varemærkelovens § 20 levner, som anført af kontorchef Knud Walberg i Kommenteret Varemærkelov s. 139 mulighed for at modvirke sådanne stødende forhold. Patentankenævnet vil således tillige være kompetent til at nægte registrering af ansøgninger indleveret i ond tro med hjemmel i § 20.

Patentdirektoratet anfører i sin afgørelse, at de ikke har fundet, at den fornødne hjemmel var tilstede til at nægte registrering af et varemærke indleveret i ond tro. Denne opfattelse af hjemmelsgrundlaget er dog ikke afgørende for Patentankenævnets stilling til sagen. Patentankenævnet vil derfor uanset Patentdirektoratets holdning kunne afvise registrering af mærket, såfremt man finder den fornødne hjemmel.

For så vidt angår spørgsmålet om beskyttelse i henhold til Ophavsretsloven må det fastholdes, at Ophavsretslovens regler kan gøres gældende uanset et kunstværk måtte være oparbejdet som varemærke. Der foreligger hverken i Ophavsretsloven eller i Varemærkeloven lovmæssigt belæg for at afskære kunstneriske varemærker fra beskyttelse efter Ophavsretsloven. Det bør i den forbindelse tages i betragtning, at der her er tale om en slavisk kopiering foretaget i ond tro."

Mærkeindehaveren har ved skrivelse af 2. august 1996 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført:

"Mine anbringender er, da der ikke er fremkommet noget nyt i sagen, helt som under indsigelsessagen, og jeg går ud fra, at De rekvirerer sagens akter fra Patentdirektoratet. Samtlige mine anbringender er dog medtaget i min skrivelse af den 24. november 1995, og denne vedlægges derfor som bilag A .

I sin anke nævner advokat Johan Løje, og jeg må lægge til grund, at dette skulle være til støtte for, at varemærket også er kendt i Danmark, og hvor det i den forbindelse tidligere har været gjort gældende, at det var varemærket som følge af, at der bl.a. var købt fisk på Færøerne jfr. brev af den 17. november 1995 til Patentdirektoratet, at danskere som gæster i USA vil blive gjort bekendt med varemærket via de Red Lobster-restauranter, der er beliggende i Florida og Californien. Jeg må på ny bestride, at der på en sådan måde kan ske indarbejdelse. Der er sikkert ikke grænser for, hvad danskere får kendskab til, når de rejser i udlandet. Af bilag 1 fremgår det, at Red Lobster-navnet bliver brugt i USA, Canada og Japan og således ikke i andre lande (udover at der altså indkøbes råprodukter i visse andre lande jfr. side 3 øverst i bilag 1)."

I anledning af klagen har direktoratet ved skrivelse af 5. marts 1997 afgivet følgende udtalelse:

"Direktoratet skal generelt henholde sig til de vurderinger og begrundelser, der er foretaget i forbindelse med indsigelsessagens afgørelse jf. direktoratets skrivelse af 19. marts 1996.

Med hensyn til klagerens påberåbelse af varemærkelovens § 20 er det Patentdirektoratets opfattelse, at denne bestemmelse ikke omfatter et tilfælde som det foreliggende. Dette skal ses i lyset af, at § 14, stk. 1, nr. 7 i varemærkeloven af 1959 udtrykkelig blev fjernet ved revisionen af varemærkeloven i 1991.

Patentdirektoratet skal i den anledning henlede opmærksomheden på den ændring af varemærkeloven, som trådte i kraft 1. januar 1997. Ved lovændringen indsattes der som § 15, stk. 3, nr. 3 en regel, der svarer til den tidligere varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 7, og som gennemfører den fakultative bestemmelse i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4 g. Efter direktoratets opfattelse kan den pågældende bestemmelse imidlertid kun anvendes for ansøgninger indleveret efter ændringslovens ikrafttræden jf. dennes § 3."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 28. oktober 1997.

For klageren mødte advokat Johan Løje.

For indklagede mødte advokat Henrik Andersen.

Parterne nedlagde påstande i overensstemmelse med skriftvekslingen for Ankenævnet.

Klageren har til støtte for den nedlagte påstand for Ankenævnet subsidiært anført, at sagen skal bedømmes efter bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, hvilket fremgår af bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelsen i ændringsloven af 27. december 1996. Som følge heraf er det foreløbigt registrerede varemærke udelukket fra registrering.

Ankenævnet skal udtale:

Den indankede afgørelse blev truffet af Patentdirektoratet den 19. marts 1996. Ankenævnet finder, at Patentdirektoratets afgørelse var rigtig i henhold til den på det tidspunkt gældende varemærkelov.

Da registreringsproceduren først kan anses for afsluttet, når en verserende indsigelsessag eller ankesag er endeligt afgjort, finder ankenævnet at burde basere sin afgørelse i sagen på den nu gældende varemærkelov, der er trådt i kraft den 1. januar 1997. Ankenævnet finder hjemmel herfor i ikrafttrædelsesbestemmelsen i ændringsloven lov nr. 1201 af 27. december 1996 og i lovforslagets bemærkninger til denne ikrafttrædelsesbestemmelse.

I henhold til den nu gældende varemærkelovs § 15, stk. 3, litra 3, er det i denne sag foreløbigt registrerede varemærke udelukket fra registrering. Med henvisning hertil tager Ankenævnet indsigelsen til følge, hvorfor bestemmes:

Den foreløbige registrering af figurmærket RED LOBSTER ophæves.

Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn Steffen Gulmann

J.C. Warnich-Hansen

Versioner

1. 1997-12-15